Il fenomeno del «marchio di fatto»

Il marchio di fatto è quel marchio che non è stato registrato, ma che viene utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi e perciò ha ottenuto visibilità e capacità distintiva rispetto al target di clientela e al territorio di riferimento.

Il marchio di fatto, in pratica, è l’acquisizione del diritto all’uso esclusivo di un determinato marchio per il semplice effetto dell’uso da parte del suo inventore, in assenza di registrazione.

Tale fenomeno ha subito una lenta ma incisiva trasformazione, prima in ambito comunitario, ora in ambito nazionale, come risulta da recenti interventi, sia della Corte di Giustizia CE, sia delle Corti interne, che, chiamate con frequenza a pronunciarsi sull’argomento, dimostrano sempre maggiore interesse nella direzione di un controllo sulle controversie in materia di uso del marchio, non più semplicemente formale, bensì sostanziale, avendo, cioè, riguardo al concreto atteggiarsi degli interessi in gioco.

Il marchio non registrato, nel diritto italiano, è quel tipo di marchio di fatto che, proprio per non essere stato registrato, gode di una diversa tutela giuridica.

La tutela del marchio su scala nazionale richiede la registrazione presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, gestito dal Ministero dello sviluppo economico. Al titolare che deposita domanda di registrazione di un marchio spetta il diritto esclusivo all’utilizzazione del segno su tutto il territorio italiano.

Chi usa un marchio di fatto non gode della tutela giuridica che deriva dalla registrazione. Nel caso in cui l’uso di fatto di un marchio entri in conflitto con una successiva registrazione, si fa riferimento ad alcune normative nazionali che si pronunciano in merito al preuso, cioè all’uso di un marchio di fatto che in un secondo tempo viene registrato da altri.

Il marchio non registrato viene tutelato dall’art. 2571 del c.c. Questo articolo stabilisce che chi usa un marchio senza registrarlo ha la possibilità di utilizzarlo, anche dopo e nonostante un’eventuale registrazione di terzi, sempre nei limiti in cui aveva iniziato e continuato ad usarlo. Il semplice uso del marchio non registrato, quindi, concede all’imprenditore il diritto esclusivo di utilizzarlo con le modalità e nei limiti territoriali in cui lo ha sempre usato.

L’art. 12, 1° comma, lett. b, del Codice della proprietà industriale (d. lgs. 10-2-2005, n.30), dispone che l’uso precedente di un segno che abbia una notorietà puramente locale, non intacca il requisito della novità, indispensabile per la registrazione del marchio su scala nazionale. In questo caso, il preutente ha quindi il diritto di continuare a usare il marchio nonostante lo stesso sia stato registrato da terzi, sempre nei limiti della diffusione locale.

La tutela è invece più estesa se il marchio non registrato goda di una diffusione “non locale”: in questo caso il preutente può impedire la registrazione del marchio da parte di terzi. La diffusione ultraregionale del marchio farebbe infatti venir meno il requisito della novità, che è condizione essenziale per la registrazione e l’utilizzo esclusivo dello stesso sul territorio nazionale. In entrambi i casi, è comunque il preutente che deve preoccuparsi di fornire le prove che dimostrino che la diffusione del marchio è precedente alla richiesta di registrazione dello stesso da parte di altri soggetti.

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Claudia è un avvocato di diritto d'autore, dei media e dell’entertainment. Rappresenta autori, musicisti e produttori cinematografici indipendenti.

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