Trade dress non registrato: come si tutela? Taco Cabana v. Two Pesos

Trade dress non registrato.


Tutela trade dress non registrato


Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763 (1992) (estratto dalla Tesi di Laurea “Confini della tutela del marchio nel diritto statunitense e comunitario – Protezione delle forme e concorrenza” di Fabio Giallanza)

Il Fatto. 

Taco Cabana è una società che gestisce una catena di ristoranti messicani “fast food” in Texas.

I ristoranti presentano tutti le stesse caratteristiche decorative, che secondo Taco Cabana ne costituirebbero il trade dress.

Tali caratteristiche consistono, per quanto riguarda gli esterni, nell’uso di colori chiari e decorazioni di vario genere, tra cui luci neon, in un patio diviso in due ambienti, uno chiuso e l’altro aperto con ombrelloni. L’interno è anch’esso caratterizzato dall’uso di colori chiari con l’aggiunta di particolari disegni sulle pareti.

Dal 1985, Two Pesos inizia ad aprire nella stessa zona dei ristoranti messicani con decorazioni molto simili a quelle impiegate da Taco Cabana.

Taco Cabana cita Two Pesos per contraffazione del proprio trade dress non registrato.

In primo grado, Taco Cabana vince.  La giuria riconosce che le decorazioni dei suoi ristoranti costituiscono un trade dress intrinsecamente distintivo e non funzionale, che non ha acquistato un secondary meaning presso i consumatori texani.

Two Pesos impugna la decisione presso la corte d’appello per il Fifth Circuit. Tra gli altri motivi, Two Pesos lamenta la contraddittorietà della sentenza, che, negando il secondary meaning del trade dress, ne dichiarava l’intrinseca distintività.

Il giudice aveva istruito la giuria sul requisito della distintività con le parole che seguono:

“Distinctiveness is a term used to indicate that a trade dress serves as a symbol of origin. If it is shown, by a preponderance of the evidence, that Taco Cabana’s trade dress distinguishes its products and services from those of other restaurants and is not descriptive and not functional, then you should find that Taco Cabana’s trade dress is inherently distinctive.”

Dalle istruzioni del giudice si ricava una definizione di “intrinseca distintività” che consisterebbe nella non descrittività e nella non funzionalità della forma.

La corte d’appello riteneva appropriate tali istruzioni, e aderiva al verdetto della giuria che rilevava l’intrinseca distintività del trade dress di Taco Cabana.

La corte d’appello, rigettava l’argomento di Two Pesos, che denunciava la contraddittorietà della sentenza.

L’argomento del ricorso di Two Pesos si riferiva alla parte in cui, negando il secondary meaning delle caratteristiche decorative del risotrante, la corte ne pronunciava l’intrinseca distintività e ne ammetteva la protezione.

Two Pesos presentava istanza. La Corte Suprema accedeva all’interpretazione del Fifth Circuit e negava la necessità di provare il secondary meaning del trade dress intrinsecamente distintivo come condizione di accesso alla tutela. La Corte osservava che l’interpretazione del Second Circuit si poneva in contrasto con le disposizioni del Lanham Act. Il Second Circuit, nel caso Vibrant Sales, aveva infatti negato la protezione di tutti i marchi non registrati.

La Corte rilevava la superfluità della prova del secondary meaning di un marchio intrinsecamente distintivo.

Il trade dress è proteggibile se ne è provata l’intrinseca distintività o il secondary meaning.

Inoltre, la Corte osservava che in assenza di riferimenti testuali nel Lanham Act, non vi è ragione di differenziare il marchio e il trade dress, richiedendo per quest’ultimo sempre la prova del secondary meaning.

Il secondary meaning è un requisito che, secondo la Corte, si applica ai soli marchi descrittivi, risultando estraneo per i marchi o trade dress intrinsecamente distintivi.

Da ultimo, la Corte adduceva ragioni di policy proconcorrenziale.

In particolare, suggeriva che imporre un requisito ulteriore per la protezione del trade dress intrinsecamente distintivo danneggerebbe le imprese di nuova Costituzione, che iniziano ad operare su scala locale.

Secondo la Corte, un concorrente più grande potrebbe appropriarsi del trade dress intrinsecamente distintivo prima che la piccola impresa riesca a fargli acquistare il secondary meaning, escludendola di fatto dal mercato.

La concurring opinion del Justice Thomas si focalizzava sull’evoluzione della giurisprudenza in tema di trade dress.

Il giudice osservava come dalla visione tradizionale del trade dress come elemento incapace di essere intrinsecamente distintivo, si sia passati ad una completa equiparazione, sul piano della capacità distintiva, fra il trade dress e i marchi denominativi.

In particolare, osservava il giudice, ciò è dovuto alla presa d’atto, da parte delle corti, del numero potenzialmente infinito di forme e packaging disponibili.

Il caso Two Pesos chiariva che la prova del secondary meaning non costituisce un requisito di accesso alla tutela ex § 43(a) del Lanham Act, e, implicitamente, ammetteva l’intrinseca distintività del trade dress.

La Corte ometteva tuttavia di affermare se la regola dovesse applicarsi al trade dress in generale, nozione che comprende il design dei prodotti ed il loro packaging, o solo ad uno dei due elementi.

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