Contraffazione del marchio: guida completa
In questa guida:
- Cos’è la contraffazione del marchio
- La base normativa: art. 20 CPI e Reg. UE 2017/1001
- I tre scenari: da copia identica a parassitismo
- Rischio di confusione e rischio di associazione
- Il marchio rinomato e la diluizione
- Quando entra in gioco la concorrenza sleale
- La contraffazione nel settore moda
- Cosa fare se qualcuno contraffà il tuo marchio
- Come prevenire la contraffazione
Cos’è la contraffazione del marchio
Il termine “contraffazione del marchio” viene usato spesso in modo generico, ma copre situazioni molto diverse tra loro: dalla copia sfrontata di un logo alla registrazione di un nome quasi identico all’estero, dallo sfruttamento della notorietà di un brand famoso all’imitazione sistematica di una linea di prodotti. Capire di quale scenario si tratta è il primo passo, perché da questo dipende la strategia di tutela più adatta.
La base normativa: art. 20 CPI e Reg. UE 2017/1001
In Italia, il riferimento principale è il Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30). L’art. 20 CPI definisce i diritti esclusivi conferiti dalla registrazione e, di conseguenza, i comportamenti dei terzi che li violano. La stessa struttura si ritrova, per il marchio dell’Unione Europea, nel Regolamento (UE) 2017/1001 all’art. 9.
Entrambe le norme individuano tre scenari distinti, calibrati sul tipo di segno e sul grado di rischio per il titolare. Non sono arbitrari: rispecchiano tre livelli di intensità della tutela, dal caso più semplice da dimostrare al più complesso.
I tre scenari: dalla copia identica al parassitismo
Primo scenario: segno identico, prodotti identici
È il caso più diretto: un concorrente usa esattamente lo stesso marchio per gli stessi prodotti o servizi. Non è necessario dimostrare alcun rischio di confusione — l’identità tra i segni è di per sé sufficiente. È anche il terreno su cui più facilmente si sovrappone la tutela civile a quella penale, con le sanzioni previste dagli artt. 473 e 474 del codice penale.
Secondo scenario: rischio di confusione
Quando marchio o prodotti non sono identici ma simili, il titolare deve dimostrare che l’uso del segno da parte del terzo genera un rischio di confusione nel consumatore medio — inclusa la possibilità che il pubblico istituisca un collegamento tra i due segni (rischio di associazione). È il cuore del contenzioso tra marchi, e il terreno su cui si concentra la maggior parte della giurisprudenza europea.
→ Approfondisci: il rischio di confusione e il rischio di associazione
→ Leggi anche: esempi celebri di marchi simili
Terzo scenario: il marchio rinomato e la diluizione
I marchi che godono di rinomanza ricevono una tutela rafforzata: il titolare può opporsi all’uso del proprio segno anche quando i prodotti del terzo sono completamente diversi e non esiste rischio di confusione, purché quell’uso tragga indebito vantaggio dalla notorietà del marchio, ne offuschi il carattere distintivo o ne pregiudichi l’immagine. È il fenomeno della cosiddetta diluizione del marchio.
→ Approfondisci: diluizione del marchio notorio — il caso Juicy Fruit
Quando entra in gioco la concorrenza sleale
La tutela marcaria e quella concorrenziale non si escludono: spesso convivono nello stesso procedimento. Quando la condotta imitativa non integra pienamente i presupposti dell’art. 20 CPI ma si configura come sfruttamento sistematico del lavoro altrui, si può agire anche per concorrenza sleale per imitazione servile o per parassitismo ai sensi dell’art. 2598 c.c. Le due azioni vengono proposte in cumulo davanti alle sezioni specializzate in materia di impresa.
Un caso emblematico di questa sovrapposizione — con un esito tutt’altro che scontato — è quello tra due dei brand più riconoscibili del lusso mondiale.
→ Leggi il caso Gucci vs Guess: marchi simili e concorrenza parassitaria
La contraffazione nel settore moda
Abbigliamento, pelletteria, calzature e accessori sono da sempre i settori più esposti, sia per la contraffazione commerciale dei prodotti fisici sia per le dispute giudiziarie tra brand in competizione diretta. Non è un caso: il valore di un marchio moda è spesso inseparabile dalla sua riconoscibilità visiva, e ogni tentativo di imitazione tocca direttamente il fatturato e la reputazione del brand. Le controversie in questo comparto hanno contribuito in modo determinante a costruire la giurisprudenza europea sui marchi.
→ Approfondisci: contraffazione moda — casi reali ed esiti
→ Leggi anche: il marchio Adidas e le battaglie IP nel settore sportswear
Cosa fare se qualcuno contraffà il tuo marchio
Sul fronte civile, il titolare può chiedere l’inibitoria (ordine immediato di cessazione dell’uso), il sequestro cautelare dei prodotti contraffatti, il risarcimento del danno — che può includere la retroversione degli utili realizzati dal contraffattore ai sensi dell’art. 125 CPI — e la pubblicazione della sentenza a spese del contraffattore, davanti alle sezioni specializzate in materia di impresa.
Prima di ricorrere al giudice, nella maggior parte dei casi si invia una diffida stragiudiziale: è insieme un atto formale di messa in mora e uno strumento di pressione che spesso risolve la questione senza un giudizio.
Sul fronte penale, la contraffazione di marchi registrati è punita dall’art. 473 c.p. con la reclusione fino a tre anni e la multa, mentre l’art. 474 c.p. colpisce l’introduzione e la commercializzazione di prodotti con segni contraffatti. Le due azioni possono essere percorse in parallelo.
Come prevenire la contraffazione
La difesa più efficace si costruisce prima che il problema si presenti. Un marchio non registrato può essere tutelato solo come marchio di fatto, con oneri probatori molto più gravosi. La registrazione — in Italia presso l’UIBM, in Europa presso l’EUIPO e con estensione internazionale tramite il sistema di Madrid dell’OMPI — conferisce un diritto esclusivo certo, opponibile a chiunque e immediatamente azionabile.
Alla registrazione si affianca la sorveglianza marchi: un monitoraggio delle nuove domande nelle classi rilevanti che consente di bloccare un marchio confondibile tramite opposizione prima che sia registrato.
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→ Vai all’area di competenza: diritto industriale
In sintesi
- La contraffazione del marchio è l’uso non autorizzato di un segno identico o simile a un marchio registrato altrui, vietata dall’art. 20 CPI e dall’art. 9 Reg. UE 2017/1001
- Esistono tre scenari distinti: marchio identico su prodotti identici (nessuna prova di confusione richiesta), marchio simile con rischio di confusione, uso parassitario del marchio rinomato anche su prodotti diversi
- La tutela marcaria e quella per concorrenza sleale si cumulano: spesso vengono azionate insieme davanti alle sezioni specializzate in materia di impresa
- Chi subisce una contraffazione può agire in via civile (inibitoria, sequestro, risarcimento ex art. 125 CPI) e penale (artt. 473–474 c.p.)
- La prevenzione più efficace è la registrazione del marchio — UIBM, EUIPO, sistema di Madrid — abbinata a un servizio di sorveglianza per bloccare i marchi confondibili prima che siano registrati
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