Marchio Testarossa: il Tribunale UE ribalta la decisione della Commissione di ricorso dell’EUIPO
Il Tribunale dell’Unione Europea ha ribaltato in toto la decisione della Commissione di ricorso dell’EUIPO. Ferrari era stata dichiarata decaduta dai suoi diritti sul marchio denominativo “Testarossa” per alcuni prodotti tra cui automobili, pezzi di ricambi e accessori, nonché modellini di veicoli.
Ferrari perde i diritti sul nome “Testarossa”. Ora lo usa un marchio di giocattoli
I giudici del tribunale di Düsseldorf dicono che per mantenere la proprietà di un nome bisogna utilizzarlo e cosi Ferrari ha perso i diritti su Testarossa. La casa di Maranello era ricorsa in giudizio, a Düsseldorf, contro il fabbricante di giocattoli Kurt Hesse, a capo di Autec AG . L’imprenditore di Norimberga aveva depositato il marchio Testarossa dando inizio alla vertenza legale. Ferrari si era opposta e Hesse ha replicato chiedendo la rimozione del nome da parte del costruttore italiano.
Ferrari non potrà più utilizzare il nome Testarossa e dovrà anche cancellarlo non solo in Germania, ma a livello mondiale. Fra le altre cose, significa che sui modellini di auto che produce, Hesse non dovrà più versare le royalties a Ferrari. Per la società italiana, tuttavia, non tutto è ancora perduto: può ricorrere in seconda (e ultima) istanza. Hesse intende impiegarlo oltre che per modellini, anche per rasoi ed ebike.
Per garantirsi la tutela di un marchio, bisogna utilizzarlo: “La società non lo ha fatto”Di sicuro non negli ultimi cinque anni. E non troppo nemmeno negli ultimi 20, anche se nella propria difesa Ferrari aveva rivendicato di aver continuato ad assicurare manutenzione e pezzi di ricambio ai possessori delle Testarossa. I giudici hanno ritenuto che Maranello abbia preferito operare sotto la “copertura” del marchio Ferrari (che pure è stato oggetto di azioni legali) anziché impiegare il nome oggi perduto. Il marchio è tutelato legalmente solo se viene impiegato regolarmente. Almeno stando all’orientamento del tribunale distrettuale di Düsseldorf c’è il rischio che perfino società concorrenti possano assicurarsene i diritti.
Marchio Testarossa: restano da capire 2 cose:
- se Ferrari ricorrerà e semmai
- se la Corte d’Appello confermerà la sentenza di primo grado.
Ferrari ricorre e vince
Il Tribunale dell’Unione Europea, adito dalla Ferrari, annulla le decisioni della quinta Commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 agosto 2023 (procedimenti riuniti R 334/2017-5 e R 343/2017-5) e (procedimento R 887/2016-5).
Per le automobili modello testarossa (causa T-1103/23), il Tribunale precisa che la costruzione di modellini di automobili ha avuto luogo tra il 1984 e il 1996. Di conseguenza, durante il periodo di riferimento, nessuna automobile nuova è stata prodotta o immessa sul mercato con il marchio contestato. Infatti, dalle prove prodotte dalla ricorrente, risulta che, durante il periodo di riferimento, le automobili usate con il marchio Testarossa sono state commercializzate non dalla ricorrente stessa, bensì da terzi. In particolare, da concessionari o distributori autorizzati dalla ricorrente, stabiliti in Italia, in Germania, Belgio, Francia e Spagna.
Il giudice europeo ha accolto la domanda di Ferrari, ritenendo che dagli elementi di prova prodotti risultasse invece avvenuto un “uso effettivo” del marchio nel periodo di riferimento.
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