Tutela del marchio celebre: fino a dove arriva la protezione?

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Un marchio normale è protetto contro marchi simili nello stesso settore merceologico. Un marchio celebre — rinomato, notorio, con reputazione consolidata presso il pubblico — è protetto molto di più: anche contro usi in settori completamente diversi, anche quando non c’è rischio di confusione diretto. Questa è la tutela extra-merceologica del marchio rinomato, e comprenderla è fondamentale sia per chi vuole proteggere un brand forte sia per chi sta creando un nuovo marchio e deve evitare conflitti.

La norma: art. 8(5) RMUE e art. 20 CPI

In Europa il marchio rinomato è tutelato dall’art. 8, par. 5 del Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea (RMUE) e, in Italia, dall’art. 20 del Codice della Proprietà Industriale. La logica è la stessa: il titolare di un marchio che gode di notorietà può opporsi all’uso o alla registrazione di un marchio identico o simile anche per prodotti o servizi non simili ai propri, a condizione che:

• il marchio posteriore tragga indebitamente vantaggio dalla reputazione del marchio anteriore (agganciamento o parassitismo)
• oppure arrechi pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore (diluizione)
• oppure arrechi pregiudizio alla reputazione del marchio anteriore (offuscamento)

È sufficiente che ricorra una sola di queste condizioni. Il titolare non deve dimostrare rischio di confusione — che è invece il requisito centrale per i marchi ordinari.

Cos’è la diluizione del marchio

La diluizione è il fenomeno per cui un marchio forte perde progressivamente la sua capacità distintiva perché altri soggetti lo usano in settori diversi, riducendone l’unicità nella mente del consumatore.

Il caso classico: se “Coca-Cola” venisse usato da aziende terze per abbigliamento, elettronica o servizi finanziari — senza autorizzazione — il marchio perderebbe nel tempo quella forza evocativa esclusiva che lo rende così prezioso. Non perché i consumatori confondano la bibita con una giacca, ma perché l’associazione immediata e univoca tra il segno e l’origine commerciale si indebolisce.

La Corte di Cassazione ha riconosciuto che il marchio notorio è degno di una tutela rafforzata che va oltre il rischio di confusione, poiché rischia di essere “diluito” dalla commercializzazione di prodotti con segni simili al marchio rinomato.

Il caso Facebook e il suffisso “-book”

Il caso che ha ispirato il vecchio articolo di questo URL è rimasto un punto di riferimento didattico: Meta (allora Facebook) ha combattuto per anni contro l’uso del suffisso “-book” da parte di terzi — Teachbook, Placebook, Lamebook — sostenendo che qualsiasi marchio contenente “-book” nel settore dei social network traesse indebito vantaggio dalla notorietà di Facebook e ne diluisse il carattere distintivo.

I risultati sono stati misti: alcuni tribunali americani hanno dato ragione a Facebook, altri hanno ritenuto che “-book” fosse un termine troppo generico per essere monopolizzato da un singolo titolare. Il caso illustra il limite intrinseco della tutela del marchio celebre: anche un marchio fortissimo non può appropriarsi di termini comuni o descrittivi — la protezione rafforza l’unicità del segno ma non trasforma parole di uso comune in esclusiva.

In Europa la valutazione sarebbe stata diversa: l’EUIPO e i tribunali UE tendono a proteggere i marchi rinomati in modo più esteso rispetto ai tribunali americani, ma richiedono comunque che il titolare dimostri che il pubblico stabilirà un collegamento tra i segni in conflitto.

Cosa deve dimostrare il titolare del marchio rinomato

I marchi notori conferiscono ai loro titolari il diritto esclusivo di opporsi alla registrazione o all’uso di marchi identici o simili anche per beni o servizi non correlati. Tuttavia, è importante sottolineare la necessità che il titolare del marchio notorio dimostri che il pubblico di riferimento stabilirà un’associazione o un collegamento tra i segni in conflitto.

In pratica, il titolare deve provare:

La rinomanza del proprio marchio — attraverso dati di fatturato, quote di mercato, investimenti pubblicitari, risultati di sondaggi di mercato, premi e riconoscimenti. La rinomanza non si presume: va documentata. Il titolare del marchio deve presentare prove adeguate a dimostrare un uso prolungato e intensivo del marchio, attestando un’ampia reputazione tra i consumatori.

Il collegamento nella mente del pubblico — il consumatore che vede il marchio posteriore deve essere portato a pensare al marchio anteriore. Questo collegamento può essere dimostrato con sondaggi, ma anche con prove indirette (somiglianza dei segni, notorietà del marchio anteriore, sovrappposizione del pubblico di riferimento).

Il vantaggio indebito o il pregiudizio — deve essere dimostrato che il marchio posteriore trae beneficio dalla reputazione del marchio anteriore (parassitismo) o la danneggia (diluizione o offuscamento).

La tutela penale del marchio celebre in Italia

La quinta Sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza n. 21640 del 2023) ha stabilito il principio secondo il quale la tutela penale ex art. 473 c.p. si estende ai marchi celebri anche ai settori merceologici estranei all’interesse del brand. Ove si tratti di un marchio “forte” sono illegittime anche le variazioni, sia pure rilevanti ed originali, che lasciano sussistere l’identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l’attitudine individuante.

Questo significa che chi imita un marchio celebre in modo da sfruttarne la reputazione può incorrere non solo in responsabilità civile — risarcimento del danno, inibitoria, pubblicazione della sentenza — ma anche in responsabilità penale per contraffazione, indipendentemente dal settore merceologico in cui opera.

I limiti della tutela extra-merceologica

La protezione rafforzata del marchio rinomato non è illimitata. Esistono limiti precisi che i titolari di marchi celebri spesso sottovalutano — e che i loro avversari in giudizio sfruttano sistematicamente.

Il marchio deve essere davvero rinomato — non basta avere un’attività nota a livello locale o settoriale. La rinomanza deve essere significativa presso una parte sostanziale del pubblico interessato nel territorio rilevante.

Il termine comune non è monopolizzabile — come nel caso Facebook/-book, se il segno o una sua componente è un termine descrittivo o di uso comune, la tutela si restringe significativamente. Un marchio celebre non può impedire a chiunque di usare parole che appartengono al linguaggio comune.

Il collegamento deve essere reale — se il marchio posteriore è sufficientemente diverso da non evocare il marchio anteriore nella mente del pubblico, la tutela extra-merceologica non scatta. La mera somiglianza non è sufficiente: deve esserci un nesso mentale dimostrabile.

L’uso deve essere commerciale — la tutela del marchio rinomato si applica agli usi commerciali, non a quelli artistici, satirici o di critica sociale, che rientrano in aree protette dalla libertà di espressione.

Cosa significa nella pratica per chi crea un nuovo marchio

Se stai sviluppando un marchio per un prodotto o servizio in un settore apparentemente lontano da un brand globale, non puoi ignorare i marchi celebri nelle tue ricerche di anteriorità. Un marchio che somiglia a un brand rinomato — anche in un settore completamente diverso — è esposto al rischio di opposizione o di azione legale successiva alla registrazione.

La ricerca di anteriorità deve includere non solo i marchi registrati nelle classi merceologiche di interesse, ma anche i marchi rinomati che potrebbero invocare la tutela extra-merceologica. È uno degli aspetti più sottovalutati nella fase di naming e di costruzione del brand.

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