Immaginiamo che una startup depositi il marchio “STELLA DIGITAL” per le classi 9 (software), 35 (pubblicità) e 42 (servizi informatici). Dopo qualche mese, arriva la notifica: un’azienda titolare del marchio “STELLA” registrato per le classi 9 e 35 ha presentato opposizione presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).
Il rischio? Perdere completamente la domanda. La soluzione? Una transazione strategica che limiti le classi.
L’opposizione: cos’è e cosa comporta
L’opposizione è lo strumento con cui il titolare di un marchio anteriore può contestare una nuova domanda di registrazione ritenuta confondibile. Il procedimento si svolge davanti all’UIBM secondo il Codice della Proprietà Industriale (artt. 177-184 CPI).
Se accolta, la domanda viene rigettata per le classi contestate. Ma esiste un’alternativa: negoziare una limitazione.
La transazione: coesistenza possibile
Nel nostro esempio, le parti raggiungono un accordo: la startup rinuncia alle classi 9 e 35 (dove c’è conflitto) e mantiene solo la classe 42, dove non sussiste sovrapposizione.
Questo consente:
- Al marchio anteriore di conservare la propria esclusiva
- Al nuovo marchio di essere comunque registrato (con portata ridotta)
- Di evitare una causa costosa e lunga
Marchio in domanda vs marchio registrato: la differenza fondamentale
ATTENZIONE: c’è una differenza cruciale nella procedura.
Marchio NON Ancora registrato (in fase di domanda/opposizione)
- Si presenta una limitazione dei prodotti/servizi
- Si usa il modulo LIM-RI (codice tipologia: LMA)
- Non serve registrazione all’Agenzia delle Entrate
- È una semplice modifica della domanda pendente
Marchio già registrato
- Si presenta una rinuncia parziale con valore dispositivo
- Serve l’atto di rinuncia registrato all’Agenzia delle Entrate
- È un vero trasferimento di diritti acquisiti
Nel caso di opposizione, il marchio è sempre in fase di domanda, quindi si applica la prima procedura.
I passaggi tecnici: come procedere
1. Redigere l’accordo transattivo
Le parti firmano un accordo che stabilisce:
- Le classi da eliminare dalla domanda
- L’impegno dell’opponente a ritirare l’opposizione
- Eventuali limitazioni di coesistenza
2. Depositare la limitazione
Il richiedente presenta all’UIBM il modulo LIM-RI disponibile sul sito UIBM:
📄 Download modulo: https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2036098/Modulo%20LIM-RI.pdf
Il modulo deve indicare:
- Codice tipologia istanza: LMA (limitazione marchi)
- Numero della domanda di marchio
- Classi/prodotti oggetto di limitazione
- Marca da bollo da €16
3. Comunicare il ritiro dell’opposizione
L’opponente comunica formalmente all’UIBM il ritiro dell’opposizione, allegando copia della transazione.
4. Prosecuzione dell’iter
L’UIBM prosegue l’esame della domanda limitata alle classi residue, portandola a registrazione.
Risorse utili UIBM
Modulistica completa istanze: https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/deposito-titoli/modulistica-per-il-deposito-cartaceo/226-dglc-uibm/2036094-istanze
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