Hai registrato un marchio e vuoi venderlo, trasferirlo a una società o concederlo in uso a terzi? Le opzioni sono diverse e ciascuna ha implicazioni legali e fiscali specifiche. Questa guida spiega come funziona la cessione del marchio in Italia e a livello europeo, con tutte le procedure aggiornate.
In questa guida
Cessione totale, parziale o licenza
Prima di procedere è fondamentale capire quale strumento fa al caso tuo.
| Strumento | Cosa succede | Quando conviene |
|---|---|---|
| Cessione totale | Trasferimento definitivo di tutti i diritti sul marchio, per tutte le classi registrate | Vendita del marchio nel senso pieno |
| Cessione parziale | Trasferimento solo per alcune classi o specifici prodotti e servizi; il cedente resta titolare per il resto | Monetizzare il marchio in settori dove non si opera |
| Licenza | Non si trasferisce la titolarità ma il diritto d’uso, esclusivo o non esclusivo, per territorio e durata definiti, contro un canone | Mantenere il controllo sul brand nel lungo periodo |
Nella licenza il licenziante rimane titolare e conserva la legittimazione a tutelare il marchio contro le violazioni — differenza non da poco rispetto alla cessione, dove quel potere passa all’acquirente.
Un limite che vale in entrambi i casi. L’art. 23 CPI impone che dal trasferimento non derivi inganno nei caratteri dei prodotti o servizi essenziali nell’apprezzamento del pubblico. Una cessione che crea confusione sul mercato può essere dichiarata nulla — e il rischio è più concreto di quanto sembri quando il marchio è legato a un’origine, a una qualità o a una persona.
Il contratto di cessione: forma e contenuto
Per poter essere trascritta, la cessione deve risultare da scrittura privata autenticata o atto pubblico. Un accordo verbale o una semplice email non consentono la trascrizione, e senza trascrizione il trasferimento non è opponibile ai terzi.
Il contratto deve indicare:
- le parti, cedente e cessionario;
- il marchio oggetto di cessione, con il numero di registrazione;
- le classi merceologiche cedute;
- il corrispettivo e le modalità di pagamento, o l’espressa gratuità;
- le garanzie sulla validità e sulla disponibilità del marchio.
È l’ultima voce quella che genera i contenziosi. Il cessionario acquista quello che il cedente ha, non quello che crede di comprare: se sul marchio pendono opposizioni, se esistono licenze in corso, se il marchio non è mai stato usato per alcune classi e rischia la decadenza, quei problemi passano con il marchio. Una due diligence prima della firma costa una frazione di quello che costa scoprirlo dopo.
La trascrizione è l’ultimo passaggio, non il primo. Prima viene l’atto di cessione: cosa si trasferisce esattamente, per quali classi, con quali garanzie sull’uso anteriore e su eventuali licenze in corso. Un errore a monte si scopre quando la trascrizione viene rifiutata, o peggio quando il marchio viene contestato.
Come trascrivere la cessione: procedura UIBM
La trascrizione è il passaggio che rende il trasferimento opponibile ai terzi. Senza trascrizione la cessione è valida tra le parti ma non produce effetti verso chi successivamente acquisti diritti sul marchio — il che, in caso di doppia alienazione, decide chi resta titolare.
Passo 1 — Registrazione all’Agenzia delle Entrate
Prima del deposito UIBM, il contratto va registrato all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla stipula. Occorre:
- compilare il modello 69;
- allegare l’originale del contratto più almeno due copie, ciascuna bollata con marca da 16 euro ogni 4 pagine o 100 righe;
- versare l’imposta di registro in misura fissa di 200 euro (codice tributo F23: 109T).
In caso di registrazione tardiva si applicano sanzioni ridotte per ravvedimento, crescenti con il tempo trascorso, oltre agli interessi moratori (codice F23: 731T). Misure e aliquote del ravvedimento cambiano nel tempo: conviene verificarle al momento del versamento.
Passo 2 — Istanza di trascrizione UIBM
L’istanza si deposita presso gli Uffici Brevetti e Marchi delle Camere di Commercio — di persona, tramite mandatario o avvocato, oppure online tramite il sistema Telemaco. Va allegata la copia conforme rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
Cessione di marchio UE: procedura EUIPO
Se il marchio è registrato come Marchio UE presso l’EUIPO, la procedura è diversa e si svolge interamente online.
L’istanza di trasferimento può essere presentata dall’acquirente, dal cedente, o da entrambi congiuntamente, tramite il modulo online dedicato, allegando il contratto oppure una dichiarazione firmata da entrambe le parti che attesti l’avvenuto trasferimento. Costi e tempi variano in base alla modalità di presentazione.
Per i marchi internazionali registrati tramite il sistema di Madrid, il trasferimento va notificato all’ufficio WIPO con procedura separata.
Attenzione se hai più registrazioni. Un marchio nazionale italiano, un marchio UE e un’estensione internazionale sono titoli distinti: la cessione va trascritta separatamente presso ciascun ufficio. Trascriverne uno solo lascia il portafoglio in una condizione disallineata, ed è un errore che emerge tipicamente in sede di due diligence quando il marchio viene rivenduto.
Cessione parziale: come funziona in pratica
Nella cessione parziale il marchio viene diviso per classi merceologiche. Il cessionario acquista la titolarità solo per i prodotti o servizi indicati nell’atto, mentre il cedente mantiene i diritti sulle classi restanti.
Dopo la trascrizione, la registrazione originale viene divisa in due registrazioni distinte — quella del cedente per le classi residue e quella del cessionario per le classi cedute. Entrambe conservano la data di priorità originale, che è il valore economico più rilevante del titolo.
Qui il rischio dell’art. 23 CPI è più alto che nella cessione totale: due soggetti diversi useranno lo stesso segno su mercati contigui, e la coesistenza va progettata nel contratto — delimitazione degli ambiti, obblighi di non interferenza, gestione dei nomi a dominio e dei profili social, che non seguono automaticamente le classi.
Cessione gratuita: donazioni, passaggi generazionali e aspetti fiscali
La cessione può avvenire anche a titolo gratuito. È frequente nei passaggi generazionali, nelle riorganizzazioni di gruppo tra società collegate, o nelle donazioni strategiche per riordinare un portafoglio marchi.
Dal punto di vista procedurale la cessione gratuita segue gli stessi passaggi di quella onerosa: atto scritto nella forma richiesta, trascrizione, opponibilità ai terzi. La differenza è che il contratto non prevede corrispettivo e deve indicare esplicitamente la natura gratuita del trasferimento.
Aspetti fiscali
La cessione gratuita tra privati è soggetta all’imposta sulle donazioni (D.Lgs. 346/1990), con aliquote variabili in base al grado di parentela:
| Beneficiario | Aliquota | Franchigia |
|---|---|---|
| Coniuge e parenti in linea retta | 4% | 1.000.000 € per beneficiario |
| Fratelli e sorelle | 6% | 100.000 € |
| Altri parenti fino al quarto grado | 6% | nessuna |
| Tutti gli altri soggetti | 8% | nessuna |
La base imponibile è il valore del marchio, che in caso di contestazione può essere oggetto di valutazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Per marchi con valore commerciale significativo una perizia di stima preventiva è consigliabile: serve a sostenere il valore dichiarato, non solo a calcolarlo.
Nelle riorganizzazioni tra società dello stesso gruppo il trattamento fiscale può essere diverso, e va verificato caso per caso con un commercialista specializzato in fiscalità d’impresa.
Gli errori che si pagano dopo
- Trascrivere senza aver fatto la due diligence. Opposizioni pendenti, licenze in corso, classi mai usate e a rischio decadenza: passano tutte con il marchio.
- Dimenticare i titoli paralleli. Marchio italiano, marchio UE ed estensione internazionale vanno trascritti separatamente presso ciascun ufficio.
- Sottovalutare l’art. 23 CPI. Se il segno è legato a un’origine, a una qualità o a una persona, il trasferimento può ingannare il pubblico — e la cessione essere dichiarata nulla.
- Non regolare la coesistenza nella cessione parziale. Due titolari, stesso segno, mercati contigui: senza delimitazione contrattuale il conflitto è solo questione di tempo.
- Trascurare domini e profili social. Non seguono le classi e non passano automaticamente: vanno elencati nell’atto.
- Registrare in ritardo all’Agenzia delle Entrate. Trenta giorni dalla stipula, poi scattano sanzioni e interessi.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra cessione e licenza di marchio?
Nella cessione si trasferisce la titolarità del marchio: il cedente esce dal titolo. Nella licenza il titolare resta tale e concede solo il diritto d’uso, per un territorio e una durata definiti, contro un canone — conservando la legittimazione a tutelare il marchio contro le violazioni.
Il contratto di cessione deve avere una forma particolare?
Per poter essere trascritta, la cessione deve risultare da scrittura privata autenticata o atto pubblico. Un accordo verbale o via email non consente la trascrizione, e senza trascrizione il trasferimento non è opponibile ai terzi.
Cosa succede se non trascrivo la cessione?
La cessione resta valida tra le parti, ma non produce effetti verso i terzi che successivamente acquistino diritti sul marchio. In caso di doppia alienazione, la trascrizione decide chi resta titolare.
Quanto costa trascrivere una cessione di marchio in Italia?
Oltre agli onorari, il contratto sconta l’imposta di registro in misura fissa di 200 euro e le marche da bollo sulle copie, cui si aggiungono i diritti dovuti per l’istanza di trascrizione all’UIBM. La registrazione all’Agenzia delle Entrate va effettuata entro 30 giorni dalla stipula.
Posso cedere un marchio solo per alcune classi?
Sì. Nella cessione parziale la registrazione viene divisa in due titoli distinti, entrambi conservando la data di priorità originale. La coesistenza fra i due titolari va però regolata nel contratto, perché useranno lo stesso segno su mercati contigui.
Si può cedere un marchio gratuitamente?
Sì, ed è frequente nei passaggi generazionali e nelle riorganizzazioni di gruppo. La procedura è la stessa della cessione onerosa, ma il contratto deve indicare esplicitamente la gratuità, e si applica l’imposta sulle donazioni con aliquote variabili in base al grado di parentela.
Come si cede un marchio dell’Unione Europea?
Attraverso il modulo online dell’EUIPO, presentato dall’acquirente, dal cedente o da entrambi, allegando il contratto o una dichiarazione firmata da entrambe le parti. Marchio nazionale, marchio UE ed estensione internazionale sono titoli distinti e vanno trascritti separatamente presso ciascun ufficio.
Una cessione di marchio può essere dichiarata nulla?
Sì. L’art. 23 del Codice della Proprietà Industriale impone che dal trasferimento non derivi inganno nei caratteri dei prodotti o servizi essenziali nell’apprezzamento del pubblico. Il rischio è più concreto quando il marchio è legato a un’origine geografica, a una qualità o al nome di una persona.
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