Cessione marchio: guida completa alla vendita e al trasferimento

Hai registrato un marchio e vuoi venderlo, trasferirlo a una società o concederlo in uso a terzi? Le opzioni sono diverse e ciascuna ha implicazioni legali e fiscali specifiche. Questa guida spiega come funziona la cessione del marchio in Italia e a livello europeo, con tutte le procedure aggiornate.

Cessione totale vs cessione parziale vs licenza

Prima di procedere è fondamentale capire quale strumento fa al caso tuo.

Cessione totale — trasferimento definitivo di tutti i diritti sul marchio a un nuovo titolare, per tutte le classi di prodotti e servizi registrate. È la “vendita” del marchio nel senso pieno del termine.

Cessione parziale — trasferimento dei diritti solo per alcune classi merceologiche o per specifici prodotti/servizi. Il cedente mantiene la titolarità del marchio per gli utilizzi non ceduti. Utile quando si vuole monetizzare il marchio in settori in cui non si opera direttamente.

Licenza — non si trasferisce la titolarità ma si concede il diritto d’uso a terzi, a titolo esclusivo o non esclusivo, per un territorio e una durata definiti, in cambio di un canone (royalty). Il licenziante rimane titolare del marchio e può tutelarlo contro le violazioni. È la scelta preferibile quando si vuole mantenere il controllo sul brand nel lungo periodo.

Attenzione: sia nella cessione che nella licenza la legge impone che dal trasferimento non derivi inganno nei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico (art. 23 CPI). Una cessione che crea confusione sul mercato può essere dichiarata nulla.

Il contratto di cessione: forma e contenuto

Il contratto di cessione del marchio registrato richiede, ai sensi dell’art. 138 CPI, la forma della scrittura privata autenticata o dell’atto pubblico. Non è valido un accordo verbale o una semplice email.

Il contratto deve indicare: le parti (cedente e cessionario), il marchio oggetto di cessione con il numero di registrazione, le classi merceologiche cedute, il corrispettivo e le modalità di pagamento, e le eventuali garanzie sulla validità e disponibilità del marchio.

Come trascrivere la cessione: procedura UIBM

La trascrizione è il passaggio che rende il trasferimento opponibile ai terzi. Senza trascrizione, la cessione è valida tra le parti ma non produce effetti verso chi successivamente acquisti diritti sul marchio.

Passo 1 — Registrazione all’Agenzia delle Entrate

Prima del deposito UIBM, il contratto va registrato all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla stipula. Occorre:

• Compilare il modello 69
• Allegare l’originale del contratto più almeno due copie (ciascuna bollata con marca da €16 ogni 4 pagine o 100 righe)
• Versare l’imposta di registro di €200 (misura fissa, codice F23: 109T)

Registrazione tardiva: sanzione del 12% entro 90 giorni, del 15% entro l’anno, più interessi moratori (codice F23: 731T).

Passo 2 — Istanza di trascrizione UIBM

L’istanza si deposita presso gli Uffici Brevetti e Marchi delle Camere di Commercio — in persona, tramite mandatario/avvocato, oppure online tramite il sistema Telemaco. Va allegata la copia conforme rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

Cessione di marchio comunitario: procedura EUIPO

Se il marchio è registrato come Marchio UE (EUTM) presso l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale), la procedura di trascrizione è diversa e si svolge interamente online sul portale EUIPO.

L’istanza di trasferimento va presentata dall’acquirente o dal cedente (o da entrambi congiuntamente) tramite il modulo online EUIPO dedicato, allegando il contratto o una dichiarazione firmata di entrambe le parti che attesti l’avvenuto trasferimento. I costi e i tempi variano in base alla modalità di presentazione.

Per i marchi internazionali registrati tramite WIPO (sistema di Madrid), il trasferimento va notificato all’ufficio WIPO con procedura separata.

Cessione parziale: come funziona in pratica

Nella cessione parziale il marchio viene “diviso” per classi merceologiche. Il cessionario acquista la titolarità solo per i prodotti/servizi indicati nell’atto, mentre il cedente mantiene i diritti sulle classi restanti.

Dopo la trascrizione, il marchio originale viene diviso in due registrazioni distinte — quella del cedente (per le classi residue) e quella del cessionario (per le classi cedute). Entrambe le registrazioni mantengono la data di priorità originale.

Cessione gratuita: donazioni, passaggi generazionali e aspetti fiscali

La cessione del marchio può avvenire anche a titolo gratuito — senza corrispettivo economico. È una situazione frequente nei passaggi generazionali tra familiari, nelle riorganizzazioni di gruppo tra società collegate, o nelle donazioni strategiche per ottimizzare un portafoglio marchi. Dal punto di vista procedurale la cessione gratuita segue gli stessi passaggi di quella onerosa: atto scritto, trascrizione UIBM, opponibilità ai terzi. La differenza è che il contratto non prevede alcun corrispettivo e deve indicare esplicitamente la natura gratuita del trasferimento.

Aspetti fiscali da considerare:

La cessione gratuita tra privati è soggetta all’imposta sulle donazioni(D.Lgs. 346/1990), con aliquote variabili in base al grado di parentela tra cedente e cessionario:

• 4% per coniuge e parenti in linea retta (figli, genitori), con franchigia di € 1.000.000 per beneficiario
• 6% per fratelli e sorelle, con franchigia di € 100.000
• 6% per altri parenti fino al quarto grado, senza franchigia
• 8% per tutti gli altri soggetti, senza franchigia.

La base imponibile è il valore del marchio — che in caso di contestazione fiscale può essere oggetto di valutazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Una perizia di stima preventiva è consigliabile per le cessioni di marchi con valore commerciale significativo.

Nelle riorganizzazioni societarie tra società dello stesso gruppo, la cessione gratuita del marchio può avere trattamento fiscale diverso — è opportuno verificare caso per caso con un commercialista specializzato in fiscalità d’impresa.

Stai per cedere o acquistare un marchio? Prenota una consulenza con DANDI — ti assistiamo nella redazione del contratto, nella due diligence sul marchio e in tutta la procedura di trascrizione UIBM o EUIPO.

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