I Ghost sono una delle band rock più originali degli ultimi vent’anni — maschere papali, riti satanici kitsch, melodie pop impeccabili. Meno impeccabile è stata la gestione del loro marchio quando hanno provato a difenderlo contro una piccola azienda di vodka britannica che si chiamava Ghost. Hanno perso. E i motivi della sconfitta illustrano due principi fondamentali nel diritto dei marchi che molti titolari di marchi — band o aziende — imparano a proprie spese.
La disputa: Ghost contro Ghost Vodka
I Ghost sono una band heavy metal svedese il cui leader — e mente creativa — è Tobias Forge, noto anche per il personaggio scenico di Papa Emeritus. La Ghost Vodka è una piccola azienda britannica che produce vodka di qualità.
La Svensk Drama Pop (SDP), la società che detiene i diritti del marchio Ghost della band, aveva registrato il marchio in Europa non solo come nome della band ma anche per le bevande alcoliche — avendo la band commercializzato un proprio gin. Sulla base di questa registrazione, ha citato in giudizio Ghost Vodka sostenendo la violazione del marchio.
La posizione della band era chiara: la Svensk Drama Pop detiene i diritti in esclusiva a livello di comunità europea sull’uso del simbolo “Ghost” anche per le bevande alcoliche, e qualsiasi altra entità con sede in Europa che utilizzi la parola “Ghost” come parte del brand della sua bevanda alcolica viola quei diritti.
La risposta di Ghost Vodka
Ghost Vodka non si è fatta intimidire — e ha pubblicato su Instagram una risposta che ha fatto il giro dei social:
“Di recente siamo rimasti sconcertati per aver ricevuto della corrispondenza legale per conto della band svedese GHOST e del loro cantante Tobias [Fitta] Forge — dove ‘fitta’ è un termine volgare svedese usato come insulto — con la quale ci informavano che avrebbero avviato azioni legali nei nostri confronti per… uhm… aver prodotto vodka. Come se il 2020 non fosse già di per sé un anno strano. Vi terremo informati circa gli sviluppi di questa cosa, perché, se non altro, almeno potremo farci una bella risata. Speriamo che tutti stiate bene. La nostra distilleria a breve inizierà a produrre il nuovo lotto di ottima vodka e speriamo che possiate gustarvi qualche cocktail con la Ghost, una volta che tutta questa follia sarà passata! (P.S. non preoccuparti Tobias, nemmeno con il prossimo lotto produrremo un album rock)”
Il tono leggero non nascondeva una posizione giuridica più solida di quanto la band si aspettasse.
Il marchio registrato della band
Il marchio Ghost della band era registrato come marchio figurativo europeo — includeva non solo il nome ma anche elementi visivi specifici legati all’identità grafica della band. La registrazione copriva anche la categoria delle bevande alcoliche, motivata dalla commercializzazione di un gin a marchio Ghost.
La registrazione per le bevande alcoliche era però recente e — punto critico — il marchio non era mai stato effettivamente usato in modo genuino in quella categoria. La band non aveva mai distribuito il gin a livello commerciale su scala europea.
La sentenza: due motivi di sconfitta
Il tribunale svedese ha dato ragione a Ghost Vodka. I motivi della sconfitta dei Ghost sono due, distinti e indipendenti l’uno dall’altro — ognuno sarebbe stato sufficiente da solo.
Il primo motivo: registrare non basta se non si usa
Il diritto dei marchi — sia italiano che europeo — applica il principio noto come “use it or lose it”: un marchio registrato che non viene usato in modo genuino per 5 anni consecutivi nel settore per cui è stato registrato è soggetto a decadenza.
In Italia, la decadenza per non uso è disciplinata dall’art. 24 del Codice della Proprietà Industriale. A livello europeo, dall’art. 58 del Regolamento UE 2017/1001 sui marchi dell’Unione Europea.
La decadenza opera categoria per categoria: un marchio usato per la musica e il merchandising ma non per le bevande alcoliche può decadere per quella categoria specifica pur rimanendo pienamente valido per le altre. È esattamente la posizione in cui si trovava il marchio Ghost della band: registrato per le bevande alcoliche, ma mai usato genuinamente in quella categoria a livello commerciale.
Chiunque abbia interesse può richiedere la revoca del marchio per non uso. Il titolare che vuole evitare la decadenza deve documentare l’uso genuino — con fatture, cataloghi, campagne pubblicitarie, contratti di distribuzione — in ciascuna delle categorie per cui il marchio è registrato. La registrazione senza uso è una posizione giuridicamente fragile, specialmente quando si vuole agire contro terzi.
→ Approfondimento: La Lambretta è decaduta: il caso più famoso sulla decadenza del marchio per non uso
Il secondo motivo: i termini generici sono difficili da difendere
Il tribunale ha evidenziato anche la genericità del termine “Ghost”. “Ghost” è una parola comune in inglese — significa “fantasma” — senza alcun collegamento intrinseco con una band musicale. I termini generici o descrittivi hanno una capacità distintiva debole nel diritto dei marchi, e sono difficili da difendere contro usi in settori diversi o con marchi visivamente differenti.
Un termine inventato o arbitrario — come “Kodak” o “Google” — ha una tutela marchio molto più forte perché non significa nulla al di fuori del marchio stesso. Un termine che esiste già nel linguaggio comune parte da una posizione più debole.
Un termine generico può acquisire capacità distintiva attraverso l’uso intenso e prolungato — il cosiddetto secondary meaning: il termine diventa così associato al prodotto specifico nella mente del pubblico da acquisire capacità distintiva. Ma questo richiede anni di uso commerciale e una notorietà consolidata, e non protegge comunque contro tutti gli usi in tutti i settori.
Nel caso Ghost, il tribunale ha rilevato anche grandi differenze visive tra i due marchi figurativi — quello della band, con la sua iconografia papale e gotica, e quello della vodka britannica — escludendo qualsiasi rischio di confusione per il consumatore medio.
Non è la prima volta che una band si schiera a tutela del proprio marchio su questi fronti. Anche i Kraftwerk si sono opposti all’uso del loro nome per una batteria ecologica, con esiti simili sul fronte della genericità del termine.
Come si difende un marchio
Il caso Ghost illustra bene la catena corretta di azioni per la tutela di un marchio — e dove la band ha sbagliato.
La tutela del marchio registrato è compito del suo titolare, al quale spetta scoprire eventuali violazioni e decidere le misure da adottare. Le opzioni principali:
- Procedura di opposizione presso l’UIBM o l’EUIPO contro la registrazione di un marchio identico o simile da parte di terzi — da attivare nei termini previsti dalla pubblicazione del marchio nel registro
- Diffida al presunto contraffattore — il primo passo stragiudiziale, che spesso risolve la situazione senza necessità di ricorrere al tribunale
- Azione legale per violazione del marchio — i tempi sono lunghi (spesso 3-4 anni per una decisione di primo grado), quindi tentare una soluzione extragiudiziale è quasi sempre preferibile
Prima di avviare qualsiasi azione, è fondamentale verificare due cose: che il marchio sia effettivamente in uso genuino nelle categorie rilevanti, e che il termine non sia talmente generico da rendere la tutela difficile anche in caso di vittoria formale. Il caso Ghost insegna che agire senza questa verifica può portare a una sconfitta costosa — sia economicamente che di immagine.
→ Approfondimento: Marchio e tutela del prodotto italiano
→ Approfondimento: La decadenza del marchio per non uso: il caso Lambretta
Domande frequenti
Perché i Ghost hanno perso contro Ghost Vodka?
Per due motivi: il marchio era registrato per le bevande alcoliche ma mai usato genuinamente in quella categoria (decadenza per non uso), e “Ghost” è un termine troppo generico per essere difeso efficacemente, soprattutto con differenze visive significative tra i due marchi.
Cos’è la decadenza per non uso?
Un marchio registrato ma non usato genuinamente per 5 anni consecutivi nella categoria rilevante è revocabile su richiesta di chiunque abbia interesse (art. 24 c.p.i. in Italia; art. 58 Reg. UE 2017/1001 per i marchi europei). Opera categoria per categoria.
Un termine generico può essere marchio?
Ha una tutela debole. Termini comuni come “Ghost” partono svantaggiati rispetto a termini inventati. Possono acquisire capacità distintiva attraverso uso intenso e prolungato (secondary meaning), ma non proteggono contro tutti gli usi in tutti i settori, specialmente con marchi visivamente diversi.
Come si difende un marchio?
Con la procedura di opposizione all’UIBM o EUIPO, la diffida stragiudiziale al contraffattore, e l’azione legale. I tempi giudiziali sono lunghi (3-4 anni per il primo grado), quindi la soluzione extragiudiziale è quasi sempre preferibile.
Cosa rischia chi non usa un marchio registrato?
La decadenza — la revoca del marchio per quella categoria. Senza documentazione dell’uso genuino (fatture, cataloghi, campagne), la registrazione non protegge. E un marchio decaduto non può essere usato per agire contro terzi.
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