Il coccodrillo Lacoste vince sul caimano polacco: marchi figurativi e protezione del marchio notorio

Nel 2007 una società polacca — Eugenia Mocek e Jadwiga Wenta KAJMAN — chiese all’EUIPO, l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, di registrare come marchio comunitario un segno figurativo che raffigurava un rettile stilizzato: un caimano con la testa rivolta verso destra, la coda ritorta verso il basso, e il corpo composto in parte dalle lettere della parola “kajman”. Il marchio era destinato a borse, vestiti, scarpe e altri prodotti affini.

Lacoste intervenne immediatamente, invocando il proprio marchio figurativo — il profilo del coccodrillo con la coda ritorta, presente sui suoi capi dal 1933 — e chiedendo il rigetto della domanda di registrazione per rischio di confusione.

Il Tribunale dell’Unione Europea le ha dato ragione. La sentenza, però, non è interessante solo per l’esito — è interessante per il ragionamento che ci sta dietro, che illustra uno dei principi più potenti del diritto dei marchi: la tutela rafforzata del marchio notorio.

Come nasce il marchio Lacoste

La storia del coccodrillo è nota quanto il marchio stesso. René Lacoste, tennista francese soprannominato “il coccodrillo” per la tenacia con cui lottava per ogni punto, era uno dei “quattro moschettieri” che nel 1927 strapparono la Coppa Davis agli Stati Uniti. Il suo amico Robert George gli disegnò un coccodrillo che fu ricamato sul blazer indossato in campo. Il simbolo diventò prima un portafortuna personale, poi un elemento di stile, poi — nel 1933 — il marchio della linea di abbigliamento fondata da Lacoste, ormai riconoscibile in tutto il mondo.

Quasi un secolo di uso continuativo e capillare hanno trasformato il coccodrillo in qualcosa di più di un semplice segno distintivo: in un marchio che il pubblico associa immediatamente a una sola fonte, in qualsiasi paese e per qualsiasi tipo di prodotto di abbigliamento.

Il caso: somiglianza visiva debole, rischio di confusione alto

La parte più istruttiva della sentenza è il ragionamento che porta il Tribunale UE a riconoscere il rischio di confusione nonostante una somiglianza visiva che i giudici stessi definiscono “debole”.

I segni in conflitto non sono identici. Il coccodrillo Lacoste è un profilo stilizzato con caratteristiche ben definite — postura, proporzioni, direzione dello sguardo — sviluppate e consolidate in decenni di uso. Il caimano polacco ha testa rivolta verso destra invece che verso sinistra, corpo parzialmente composto da lettere, dimensioni e proporzioni diverse.

Sul piano visivo: somiglianza debole. Sul piano concettuale: somiglianza media — entrambi i segni evocano il concetto di rettile dell’ordine dei coccodrilli.

Normalmente, una somiglianza visiva debole e una somiglianza concettuale media non basterebbero a far scattare il rischio di confusione per il consumatore medio. Ma il Tribunale introduce un elemento che ribalta la valutazione: il carattere distintivo elevato acquisito dal marchio Lacoste attraverso l’uso.

Il ragionamento è questo: più un marchio è noto e radicato nella percezione del pubblico, più ampia è la protezione che gli viene riconosciuta. Un consumatore che conosce bene il coccodrillo Lacoste — e il pubblico europeo lo conosce — potrebbe percepire il caimano polacco non come un segno autonomo, ma come una variante o una versione alternativa del marchio originale. Potrebbe credere, in altre parole, che i prodotti con il caimano polacco provengano da Lacoste o da un’impresa a essa collegata.

Il rischio di confusione non deriva dalla somiglianza oggettiva tra i segni — deriva dalla forza del marchio originale nella mente del consumatore.

Il marchio notorio: protezione oltre le classi registrate

La vicenda Lacoste introduce un concetto che vale la pena approfondire perché è uno degli strumenti più potenti — e meno conosciuti — del diritto dei marchi: la tutela ultramerceologica del marchio notorio.

Il principio generale del diritto dei marchi è che la protezione vale solo per le classi merceologiche in cui il marchio è registrato. Se registri un marchio per abbigliamento (classe 25), non puoi normalmente impedire a terzi di usare un segno simile per prodotti completamente diversi — elettronica, alimentari, servizi finanziari.

Per i marchi notori — quelli che godono di una reputazione ampia presso il pubblico rilevante nell’Unione Europea o in uno Stato membro — questa regola ha un’eccezione importante. L’art. 8, par. 5 del Regolamento UE sui marchi (e l’art. 20, comma 1, lett. c del Codice della Proprietà Industriale italiano) prevede che il titolare di un marchio notorio possa opporsi alla registrazione di un segno simile anche per prodotti o servizi non simili, quando l’uso del segno successivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, oppure arrecherebbe pregiudizio agli stessi.

In pratica: se il tuo marchio è sufficientemente famoso, puoi impedire che qualcuno lo imiti anche in settori in cui non operi — perché l’imitazione sfrutterebbe la reputazione che hai costruito, oppure ne danneggerebbe l’immagine.

Questo principio si applica in tre scenari distinti:

Agganciamento. Il segno successivo sfrutta la notorietà del marchio anteriore per beneficiare della sua reputazione senza averne sostenuto i costi. Chi usa un segno simile al coccodrillo Lacoste su prodotti di fascia bassa sta usando la forza del brand altrui come trampolino commerciale.

Annacquamento (dilution). L’uso del segno simile — anche senza confusione — indebolisce la capacità distintiva del marchio originale, rendendolo meno unico e quindi meno efficace come identificatore. È il caso classico del marchio famoso usato in contesti così vari e diversi da perdere la sua forza evocativa.

Offuscamento della reputazione. L’uso del segno simile in contesti inappropriati o di bassa qualità danneggia l’immagine del marchio originale agli occhi del pubblico.

Nel caso Lacoste non è necessario che il pubblico sia confuso — basta che il segno successivo evochi il marchio notorio nella mente del consumatore e che da questa evocazione derivi un vantaggio indebito per il terzo o un pregiudizio per Lacoste.

Il confronto con il caso Gucci/Guess: quando il notorio non basta

La vicenda Lacoste va letta insieme al caso opposto — Gucci contro Guess — per capire i limiti di questa tutela rafforzata.

Gucci è un marchio notorio quanto Lacoste, forse di più. Eppure ha perso la sua battaglia contro Guess. La differenza sta in due fattori che i giudici hanno valutato in modo opposto nei due casi.

Primo: la forza distintiva specifica dei segni contestati. Il coccodrillo Lacoste è un segno figurativo molto preciso — una forma specifica di rettile in una postura specifica, riconoscibile a colpo d’occhio. Il logo G di Gucci — per alcuni dei marchi contestati, non tutti — era invece un elemento grafico più generico, che condivide caratteristiche con altri segni nel settore della moda e che i giudici hanno ritenuto insufficientemente distinto per essere monopolizzato.

Secondo: la somiglianza concettuale specifica. Due segni che raffigurano un rettile dell’ordine dei coccodrilli condividono un’evocazione molto precisa — quella forma di animale specificamente associata a Lacoste nella mente del pubblico. Due segni che usano la lettera G condividono solo l’iniziale dell’alfabeto, che è di per sé priva di distintività concettuale.

Il risultato è che Lacoste vince con una somiglianza visiva debole e concettuale media, mentre Gucci perde nonostante la maggiore somiglianza apparente tra i loghi. La notorietà del marchio amplifica la protezione, ma solo quando il segno originale ha una forza distintiva propria sufficiente.

→ Leggi anche: Marchi simili e concorrenza parassitaria: cosa insegna Gucci contro Guess

Cosa significa questo per chi costruisce un marchio

La sentenza Lacoste contiene tre lezioni pratiche per qualsiasi titolare di marchio — nel settore della moda, dell’entertainment, della musica, dell’editoria.

La notorietà si costruisce e va documentata. La tutela rafforzata del marchio notorio non è automatica: presuppone che il titolare possa dimostrare che il proprio marchio gode di una reputazione ampia presso il pubblico rilevante. Questa prova si costruisce con dati di vendita, ricerche di mercato, rassegna stampa, presenza sui media, storia del marchio. Chi non ha questa documentazione rischia di non poter invocare la tutela quando ne avrebbe bisogno.

La notorietà estende la protezione, ma non la crea dal nulla. Se il tuo marchio non ha sufficiente forza distintiva intrinseca — se è troppo generico, descrittivo o comune nel settore — la notorietà non compensa questa debolezza originale. Il caso Gucci lo dimostra. La prima cosa da fare è costruire un marchio forte prima di renderlo famoso.

La vigilanza è obbligatoria. Il titolare di un marchio notorio che non agisce contro le imitazioni rischia di indebolire progressivamente la propria posizione. Se lasci che decine di segni simili al tuo vengano registrati e usati senza opporti, stai contribuendo all’annacquamento del tuo stesso marchio. La sorveglianza sistematica delle nuove domande di registrazione — in Italia e a livello EUIPO — è uno strumento di protezione, non un lusso.

→ Leggi anche: Come registrare un marchio in Italia e in Europa → Leggi anche: Tutela del marchio — cosa fare quando qualcuno copia il tuo → Leggi anche: Marchi simili — come valutare il rischio di confusione

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