Marchio di fatto: cos’è, come si tutela e quando registrare

In questa guida:

• Cos’è il marchio di fatto
• Come si tutela: l’art. 2571 c.c.
• Notorietà locale e notorietà non locale: due livelli di protezione
• Come si prova il preuso
• Cosa succede se qualcuno registra il tuo marchio
• Quando conviene smettere di affidarsi al marchio di fatto

Usare un nome, un logo o un segno distintivo per anni senza averlo mai registrato non significa essere privi di tutela. Il diritto italiano riconosce il cosiddetto marchio di fatto — il marchio non registrato che ha acquisito capacità distintiva attraverso l’uso — e gli attribuisce una protezione giuridica, seppur più limitata rispetto a quella del marchio registrato. Capire esattamente quale protezione offre, e dove finisce, è fondamentale per chiunque gestisca un brand.

Cos’è il marchio di fatto

Il marchio di fatto è un segno distintivo — un nome, un logo, una combinazione di parole e immagini — che non è stato registrato presso l’UIBM o l’EUIPO, ma che è stato usato in modo continuativo e pubblico per commercializzare prodotti o servizi, acquisendo così riconoscibilità presso la clientela di riferimento.

L’elemento chiave è l’uso effettivo: non basta avere un’idea o aver progettato un marchio — occorre averlo concretamente utilizzato nel commercio, in modo tale che una parte rilevante del pubblico lo associ a una determinata origine imprenditoriale.

Come si tutela: l’art. 2571 c.c.

La tutela del marchio di fatto in Italia è fondata sull’art. 2571 del codice civile, che stabilisce un principio preciso: chi ha fatto uso di un marchio senza registrarlo ha il diritto di continuare a usarlo, anche dopo e nonostante una successiva registrazione da parte di terzi, nei limiti in cui lo aveva precedentemente utilizzato.

Questo significa che il titolare di un marchio di fatto non perde automaticamente il diritto al proprio segno se qualcun altro lo registra. Può continuare a usarlo — ma solo entro i confini geografici e merceologici del suo uso pregresso. Non può espandersi oltre.

Notorietà locale e notorietà non locale: due livelli di protezione

Il Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 30/2005) distingue due scenari a seconda dell’estensione geografica del marchio di fatto, con conseguenze molto diverse.

Se il marchio di fatto ha una notorietà puramente locale, l’art. 12, comma 1, lett. b CPI stabilisce che il suo preuso non intacca il requisito della novità necessario per la registrazione da parte di terzi. In pratica: un terzo può registrare quel marchio su scala nazionale, e il titolare del marchio di fatto potrà continuare a usarlo solo nel suo ambito locale originario, senza possibilità di espansione.

Se invece il marchio di fatto ha una diffusione non locale — ultraregionale o nazionale — la situazione cambia radicalmente. In questo caso il preutente può impedire la registrazione del marchio da parte di terzi, perché la sua diffusione fa venir meno il requisito della novità indispensabile per la registrazione. È una protezione molto più forte, che si avvicina a quella del marchio registrato.

Come si prova il preuso

In entrambi i casi, l’onere della prova spetta sempre al titolare del marchio di fatto. Deve essere lui a dimostrare che il proprio uso è anteriore alla registrazione del terzo e che aveva la diffusione necessaria a fondare la tutela invocata. Non è un onere banale.

Gli elementi di prova più utili sono le fatture e i documenti commerciali con data certa che riportano il marchio, i materiali pubblicitari datati (depliant, cataloghi, campagne), le registrazioni di domini internet, i profili sui social media con data di creazione verificabile, le testimonianze di clienti o fornitori, e qualsiasi pubblicazione o menzione del marchio su media terzi. Più la documentazione è sistematica e risalente nel tempo, più la posizione del preutente è solida.

Cosa succede se qualcuno registra il tuo marchio

Se un terzo registra un marchio identico o simile al tuo marchio di fatto, hai due strade principali a seconda della tempistica.

Se la registrazione è avvenuta da meno di tre mesi, puoi presentare opposizione davanti all’UIBM o all’EUIPO, allegando la prova del preuso. È la strada più rapida ed economica per bloccare la registrazione prima che diventi definitiva.

Se la registrazione è già avvenuta e i termini di opposizione sono scaduti, puoi agire per la nullità del marchio registrato davanti al tribunale competente, dimostrando che il tuo preuso fa venir meno il requisito della novità. È un procedimento più lungo e costoso, ma percorribile.

In ogni caso, l’azione va intrapresa tempestivamente: aspettare indebolisce la posizione e complica la raccolta delle prove.

→ Approfondisci: contraffazione del marchio — guida completa

→ Leggi anche: il rischio di confusione e il rischio di associazione tra marchi

Quando conviene smettere di affidarsi al marchio di fatto

La risposta breve è: prima possibile. Il marchio di fatto offre una protezione reale ma fragile — dipende interamente dalla capacità di dimostrare l’uso pregresso, è limitata geograficamente, e non consente l’espansione oltre i confini originari. Non è opponibile erga omnes come il marchio registrato, e in caso di conflitto il titolare deve sempre essere lui a portare le prove.

La registrazione risolve tutti questi problemi: conferisce un diritto esclusivo certo, opponibile a chiunque, in tutto il territorio coperto (Italia, UE, o oltre tramite il sistema di Madrid), e inverte l’onere della prova nei conflitti. Il costo della registrazione è quasi sempre inferiore al costo di un contenzioso per difendere un marchio di fatto.

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In sintesi

• Il marchio di fatto è un marchio non registrato che ha acquisito tutela giuridica attraverso l’uso continuativo e pubblico nel commercio
• L’art. 2571 c.c. garantisce al titolare il diritto di continuare a usarlo anche dopo una registrazione altrui, ma solo nei limiti geografici e merceologici del preuso
• Se il marchio ha diffusione solo locale, un terzo può registrarlo su scala nazionale e il titolare del marchio di fatto non può espandersi; se ha diffusione non locale, il preutente può impedire la registrazione altrui
• L’onere della prova del preuso spetta sempre al titolare del marchio di fatto: fatture datate, materiali pubblicitari, domini, social media e testimonianze sono gli strumenti principali
• In caso di registrazione altrui, si può agire con opposizione (entro tre mesi) o con azione di nullità del marchio registrato
• La registrazione è quasi sempre preferibile al marchio di fatto: risolve l’incertezza, inverte l’onere della prova e consente l’espansione senza limiti geografici

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