Marchi simili: come si valuta il rischio di confusione nella pratica

Hai appena ricevuto una diffida da un brand che sostiene che il tuo logo assomiglia al suo. O hai trovato sul mercato un segno che ti sembra copiare il tuo marchio. In entrambi i casi, la domanda è la stessa: questi due marchi sono davvero confondibili?

La risposta non si ricava dall’impressione visiva a colpo d’occhio — si ricava da una valutazione strutturata che i giudici e gli esaminatori EUIPO applicano in modo preciso e replicabile. Capire questa valutazione ti permette di leggere una diffida con occhi diversi, di capire se hai una posizione difendibile, e di fare scelte informate prima di spendere in un contenzioso.

Questa guida spiega come funziona la valutazione nella pratica, attraverso casi concreti. Per la parte teorica sui concetti di rischio di confusione e rischio di associazione, con la distinzione tra le due nozioni, leggi prima:

→ Rischio di confusione vs. rischio di associazione — le definizioni

I tre assi della valutazione: visivo, fonetico, concettuale

Ogni valutazione di confondibilità tra marchi si articola su tre assi che vengono analizzati separatamente e poi combinati in un giudizio globale.

Somiglianza visiva. Come appaiono i due segni? Si considerano la forma complessiva, i colori, la struttura grafica, la disposizione degli elementi. Due marchi possono avere lettere in comune e non essere visivamente simili; due marchi senza elementi identici possono essere visivamente confondibili per effetto dell’impressione d’insieme.

Somiglianza fonetica. Come suonano i due segni quando vengono pronunciati? Rilevante soprattutto per i marchi verbali. “Niky” e “Nike” sono foneticamente simili; “Freddo” e “Freggo” lo sono meno perché la doppia consonante cambia il ritmo della pronuncia.

Somiglianza concettuale. Cosa evocano i due segni nella mente del consumatore? Due segni che raffigurano rettili della famiglia dei coccodrilli sono concettualmente simili anche se visivamente diversi. Due segni che usano la lettera G non sono necessariamente simili sul piano concettuale.

Il risultato finale è globale: non basta che un asse dia esito negativo per escludere la confondibilità. Un’alta somiglianza concettuale può compensare una bassa somiglianza visiva, e viceversa. È il bilanciamento tra i tre assi — tenendo conto della forza distintiva del marchio originale e della categoria di consumatori di riferimento — che determina l’esito.

Caso 1 — Il nucleo del marchio composito: Freddo vs. Freggo

EUIPO, Commissione di Ricorso, 2017 — Causa T-243/16

Freggo, brand argentino di gelati, chiede la registrazione del proprio marchio figurativo come marchio dell’Unione Europea nelle classi 30 e 43. Freddo, altro brand di gelati, si oppone invocando il proprio marchio figurativo registrato per prodotti e servizi nelle classi 29, 30 e 43.

I segni hanno struttura composita: entrambi combinano un elemento verbale principale con elementi grafici e parole secondarie (“TENTAZIONE” nel caso Freddo). La Commissione di Ricorso EUIPO trova i segni visivamente simili e concettualmente non simili — e riconosce comunque un’alta probabilità di confusione.

Perché? Il punto centrale della valutazione è l’identificazione del nucleo del marchio composito — l’elemento che il consumatore usa per riconoscere e ricordare il marchio. La Commissione stabilisce che il nucleo del marchio Freddo è l’elemento verbale “FREDDO FREDDO”, non la parola “TENTAZIONE” che ha carattere descrittivo e forza distintiva debole. L’elemento grafico dei coni ha anch’esso carattere distintivo debole perché generico nel settore dei gelati.

Una volta identificato il nucleo, la valutazione si concentra su di esso: “FREDDO” e “FREGGO” sono visivamente simili sul piano dell’impressione complessiva, foneticamente vicini (stessa struttura sillabica, stessa vocale finale), e i prodotti sono identici.

La lezione pratica. Nei marchi compositi — quelli che combinano più elementi verbali e grafici — non tutti gli elementi hanno lo stesso peso. Prima di valutare se due marchi sono simili, bisogna identificare il nucleo di ciascuno e confrontare quelli. Un elemento secondario debole (descrittivo, generico, ornamentale) non bilancia la somiglianza tra i nuclei dominanti.

Caso 2 — Il suffisso come marchio: Facebook vs. Huntbook

EUIPO, Commissione di Ricorso, 2019-4, R 1134/2019

Huntbook chiede la registrazione del proprio marchio per servizi di social networking dedicato alla caccia. Facebook si oppone invocando il proprio marchio registrato nelle classi 9, 35, 38, 41 e 42, basandosi sull’art. 8, par. 1, lett. b) del Regolamento UE sui marchi — la norma che tutela contro il rischio di confusione.

Il caso è interessante perché i due segni condividono solo il suffisso “-book”, non l’intero marchio. Facebook sostiene che “-book” sia diventato un elemento così identificativo del proprio brand da rendere confondibile qualsiasi segno che lo incorpori.

La Commissione di Ricorso dà ragione a Facebook. La valutazione considera che “Facebook” ha acquisito un carattere distintivo elevato attraverso l’uso — è uno dei marchi più riconoscibili al mondo — e che il suffisso “-book” è percepito dal consumatore europeo come un riferimento diretto a Facebook, non come un elemento descrittivo neutro.

Huntbook sostiene che “-book” sia descrittivo (un libro di caccia, un registro), e che quindi non possa essere monopolizzato. La Commissione respinge questo argomento: la distintività acquisita dal marchio Facebook ha trasformato “-book”, nel contesto dei servizi digitali e di social networking, in un elemento associato alla piattaforma di Menlo Park.

La lezione pratica. La notorietà di un marchio può estendere la protezione a elementi componenti del segno che, in astratto, avrebbero scarsa distintività. Chi opera nel settore digitale e dei social media con un nome che termina in “-book” si espone a una contestazione da parte di Meta/Facebook con alte probabilità di successo. Più in generale: prima di scegliere un nome che incorpora elementi di marchi notori — anche parzialmente, anche come suffisso o prefisso — è necessaria una verifica delle anteriorità.

→ Leggi anche: Come registrare un marchio in Italia e in Europa

Caso 3 — Somiglianza visiva debole, rischio di confusione alto: Lacoste vs. il caimano polacco

Tribunale dell’Unione Europea, 2012

Lacoste si oppone alla registrazione di un marchio figurativo raffigurante un caimano stilizzato, con testa rivolta verso destra e corpo parzialmente composto da lettere. I segni hanno somiglianza visiva che il Tribunale stesso definisce “debole”. Eppure Lacoste vince.

Il ragionamento: il coccodrillo Lacoste ha acquisito, attraverso quasi un secolo di uso continuativo in tutto il mondo, un carattere distintivo elevato. Il consumatore europeo che vede un rettile stilizzato su un capo di abbigliamento evoca automaticamente Lacoste. Questa forza del marchio originale abbassa la soglia di somiglianza sufficiente a generare rischio di confusione — anche una somiglianza visiva debole, combinata con una somiglianza concettuale media (entrambi i segni raffigurano rettili della famiglia dei coccodrilli), basta.

Il confronto con Gucci/Guess. Nel caso Gucci, la notorietà del brand era comparabile se non superiore. Eppure Gucci ha perso. La differenza: il coccodrillo Lacoste è un segno figurativo preciso e riconoscibile, con caratteristiche specifiche che lo distinguono da qualsiasi altro rettile stilizzato. I segni G contestati di Gucci erano invece elementi grafici più generici — lettere dell’alfabeto, monogrammi, pattern a rombi — che i giudici hanno ritenuto non sufficientemente distintivi per essere monopolizzati da un singolo brand.

La lezione pratica. La notorietà del marchio amplifica la protezione, ma non può compensare la debolezza distintiva intrinseca del segno. Un marchio forte + segno fortemente distintivo = protezione ampia anche contro somiglianze visive deboli. Un marchio noto + segno con distintività media = protezione limitata ai casi di somiglianza più diretta.

→ Leggi anche: Lacoste vs. caimano polacco: marchi figurativi e marchio notorio → Leggi anche: Gucci vs. Guess: concorrenza parassitaria e limiti della tutela del notorio

Caso 4 — Quando la somiglianza concettuale salva il marchio: Hall & Oates vs. Haulin’ Oats

USPTO, 2015

Il duo musicale Hall & Oates si oppone alla registrazione del marchio “Haulin’ Oats” da parte di un produttore di granola. I segni sono foneticamente simili — “Hall & Oates” e “Haulin’ Oats” suonano in modo molto vicino — ma concettualmente distanti: il primo è un nome proprio (cognomi di due persone), il secondo è un gioco di parole su “hauling oats” (trasportare avena).

L’USPTO rigetta l’opposizione. La somiglianza fonetica è riconosciuta, ma il contesto concettuale è sufficientemente diverso — e i prodotti (servizi musicali vs. cereali per la colazione) sono talmente lontani da escludere qualsiasi rischio che il consumatore creda che la granola sia prodotta o sponsorizzata dal duo musicale.

La lezione pratica. La valutazione è sempre globale e contestuale. Una forte somiglianza fonetica non porta automaticamente alla confondibilità se le differenze concettuali sono marcate e i prodotti o servizi sono distanti. Questo non significa che si possa impunemente usare un suono simile a un marchio noto — significa che la distanza merceologica e concettuale è un fattore che può giocare a favore del resistente.

Come si usa questa valutazione nella pratica

Se hai ricevuto una diffida. Prima di rispondere o cedere, analizza strutturalmente i due marchi sui tre assi. Identifica il nucleo del tuo marchio e di quello del diffidante. Valuta la forza distintiva del marchio anteriore: è davvero noto, o è un marchio di nicchia? I prodotti o servizi sono davvero identici o affini, o sono distanti? Spesso le diffide vengono inviate come tattica preventiva anche in assenza di un rischio di confusione realmente sostenibile.

Se vuoi opporti a una registrazione. Il sistema EUIPO e l’UIBM prevedono procedure di opposizione che permettono al titolare di un marchio anteriore di impedire la registrazione di un segno confondibile. Il termine per presentare opposizione all’EUIPO è di tre mesi dalla pubblicazione della domanda nella Gazzetta Ufficiale dei Marchi dell’UE. Monitorare sistematicamente le nuove domande di registrazione nel proprio settore è una forma di protezione preventiva.

Se stai scegliendo un nome. Una ricerca di anteriorità approfondita — non solo sull’identità del segno, ma sulla somiglianza complessiva con marchi già registrati nelle classi rilevanti — è il modo più economico per evitare di costruire un brand su fondamenta che qualcun altro può contestare.

La soglia che fa la differenza: forte o debole?

In tutti i casi analizzati emerge una costante: la forza distintiva del marchio anteriore è il moltiplicatore che amplifica o riduce il rischio di confusione a parità di somiglianza visiva.

Un marchio forte — con alta distintività intrinseca (segno di fantasia, originale, non descrittivo) o acquisita attraverso l’uso (notorietà, continuità, volumi) — ottiene protezione ampia. Anche somiglianze visive moderate possono generare rischio di confusione.

Un marchio debole — descrittivo, generico, composto da elementi comuni nel settore — ottiene protezione ridotta. Solo somiglianze molto dirette e ravvicinate possono generare rischio di confusione, e la soglia per vincere un’opposizione è molto più alta.

Investire in un marchio intrinsecamente forte — lontano dai cliché del settore, originale nella forma, non descrittivo del prodotto — non è solo una scelta estetica. È una scelta legale che determina quanto facilmente potrai difenderlo.

→ Leggi anche: Rischio di confusione vs. rischio di associazione — le definizioni → Leggi anche: Come registrare un marchio in Italia e in Europa → Leggi anche: Tutela del marchio — cosa fare quando qualcuno copia il tuo

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