È obbligatorio registrare un marchio?

È obbligatorio registrare un marchio o avvalersi di un professionista per la procedura di deposito?

No, non è obbligatorio registrare un marchio, tuttavia la registrazione dà al titolare validi strumenti legali e commerciali per promuovere e tutelare la propria attività.

Non è obbligatorio avvalersi dell’aiuto di un professionista: l’ufficio italiano dei marchi e brevetti (UIBM) è a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alla compilazione dei moduli, i costi, le procedure amministrative; tuttavia l’UIBM non può svolgere l’attività di consulenza.

Quali sono i vantaggi della registrazione?

Seppure non sia obbligatorio registrare un marchio, i vantaggi che puoi ottenere dalla registrazione sono numerosi e molto importanti, fra questi:

  • diritto all’uso esclusivo del proprio marchio registrato con la possibilità dell’aumento del valore commerciale del marchio;
  • diritto di impedire che terzi non autorizzati utilizzino un marchio identico o simile al proprio per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali è stato registrato il proprio;
  • diritto di apporre, a fianco del marchio registrato, il simbolo ®;
  • stipulazione di accordi di licenza o di contratti di franchising, cioè la possibilità di creare una catena di negozi con lo stesso nome facendo pagare una quota per l’uso del marchio.

La registrazione del marchio garantisce, inoltre, una protezione efficace contro la copia, l’imitazione, l’usurpazione e la contraffazione del proprio marchio. Con il marchio registrato è possibile inviare diffide e dare l’avvio ad azioni legali nei confronti dei contraffattori che utilizzano il proprio marchio senza la relativa autorizzazione. È inoltre possibile attribuire un valore attendibile al marchio stesso, per intraprendere operazioni finanziarie o commerciali.

Chi può depositare un marchio? Qual’è l’iter di registrazione?

Chiunque può depositare un marchio. Non è necessario avere la Partita IVA o essere titolare di un’impresa.  La domanda di deposito di un marchio può essere presentata anche da una persona fisica che, se non desidera utilizzarlo direttamente, può concederlo in uso a terzi, in genere dietro pagamento di un corrispettivo. Ricordati comunque che il mancato utilizzo del marchio, anche tramite la licenza d’uso, per un periodo ininterrotto di cinque anni è causa di decadenza.

La domanda di registrazione di marchio nazionale e internazionale deve essere presentata presso la Camera di Commercio che, dopo averne verificato la correttezza formale, la trasmette all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi con sede a Roma per il deposito. Per il deposito di un marchio comunitario è necessario consultare il relativo sito web OAMI

Se registri un marchio, dove è tutelato?

La sfera di tutela del marchio cambia a seconda del tipo di deposito.

  • deposito di un marchio nazionale, la domanda deve essere presentata all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o alla Camera di commercio. La tutela si ha solo per il territorio italiano;
  • deposito di un marchio comunitario, con un’unica domanda redatta su appositi moduli predisposti dall’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (OAMI) si protegge il marchio in tutti i Paesi dell’Unione Europea
  • deposito di un marchio internazionale, la tua domanda può essere presentata solo dopo il deposito del marchio nazionale presso l’OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Industriale) di Ginevra (WIPO) individuando i Paesi aderenti all’Accordo o al Protocollo di Madrid (in tutto sono oltre 70 Paesi, tra cui la Comunità Europea, come Organizzazione) nei quali il richiedente è interessato a proteggere il marchio.
A cosa devi stare attento dopo che ho registrato un marchio?

a) Rinnovo del marchio alla scadenza dei 10 anni

Nei 12 mesi che precedono la scadenza, è necessario, a pena di decadenza, rinnovare il proprio marchio pagando la apposite imposte presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in cui il marchio è stato registrato.

b) Monitoraggio sull’uso o sul deposito del proprio marchio da parte di terzi non autorizzati

Nel periodo di validità del marchio è necessario monitorare tempestivamente l’eventuale uso/registrazione di marchi in potenziale conflitto con il proprio, per intraprendere, all’occorrenza, iniziative di difesa del proprio.

c) Uso illecito del proprio marchio da parte di altri soggetti

È necessario che il marchio sia utilizzato lecitamente; l’utilizzo è lecito quando non induce il pubblico in errore in relazione alla natura, alla qualità o all’origine geografica dei prodotti o servizi che contraddistingue

Cos’è l’estinzione del diritto sul marchio? Cosa succede se invece non utilizzo il marchio che ho registrato?

I diritti collegati alla titolarità del marchio si estinguono per scadenza del termine decennale senza una procedura di rinnovo; a causa della rinuncia del titolare oppure per decadenza di questo.

L’uso del marchio non è obbligatorio. Tuttavia, il non uso protratto per 5 anni comporta la relativa decadenza e perciò non c’è opposizione alle registrazioni di nuovi marchi in potenziale conflitto con il proprio.

Il marchio d’impresa decade inoltre per altre cause quali:

  • sopravvenuta illegalità del segno alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume
  • l’idoneità a indurre in inganno il pubblico circa la natura, la qualità o la provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui è utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per prodotti o servizi per i quali è registrato;
  • il “non uso”: la mancata utilizzazione per i cinque anni successivi al rilascio del marchio o l’interruzione dell’uso del marchio per un periodo superiore a cinque anni;
  • la volgarizzazione del segno: il marchio decade se nel corso del tempo ha perso la caratteristica distintiva:
  • omissione di controlli da parte del titolare del marchio, nel caso di tratti di marchio collettivo e questo di traduca in mancanza dei requisiti qualitativi previsti;
  • dichiarazione di nullità: se il marchio non soddisfa i requisiti previsti dal Codice di Proprietà Industriale per la concessione.

Un marchio registrato per certi prodotti può essere utilizzato anche per prodotti diversi? No, i prodotti/servizi indicati nella domanda di registrazione del marchio sono gli unici per i quali è concessa la protezione. Per estendere la portata della protezione non basta una semplice “integrazione”, ma è necessario depositare una nuova domanda di registrazione che raffiguri il marchio depositato, indicando però le nuove classi di prodotti/servizi per cui sarà utilizzato.

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