Hall & Oates v. i cereali Haulin’ Oats: rischio di confusione tra marchi simili

Rischio di confusione tra marchi simili. “Hall & Oates” pensano che il nome dei cereali  “Haulin’ Oats” crei confusione con il nome della loro band e fanno causa.

Requisiti di validità del marchio.

La normativa in tema di marchi stabilisce che, per poter costituire oggetto di tutela come marchio, il segno deve presentare certi requisiti , che sono detti requisiti di validità del marchio, in quanto la loro mancanza  determina la nullità  dello stesso ex art. 47 L.M.

Essi sono la capacità distintiva, la novità, la verità e la liceità.

Nel caso di specie, il marchio utilizzato dalla società Beta, registrato posteriormente al marchio della società Alfa, sarebbe apparentemente privo, dunque, del requisito della “novità”.

L’art 17 L.M.  chiarisce cosa debba intendersi per “nuovo” .

Ai sensi dell’’art 17 L.M. non sono nuovi:

• i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi  costanti nel commercio(art 17, lett.a)  L.M.);
• i segni identici o simili a quelli già usati da altri in Italia come marchio per prodotti o servizi identici o affini, qualora sussista un rischio  di confusione per il pubblico che può anche consistere in un rischio di associazione tra i due segni (art 17, b) L.M.);
• i segni identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna, adottato da altri  nell’’ambito di attività imprenditoriali identiche o affini ( art. 17, 1° comma, lett.c)  L.M.)
• i segni identici o simili ad un marchio già da altri registrato in Italia, o qui efficace e in seguito a domanda depositata in data anteriore, per prodotti o servizi identici o affini(art. 17 e) L.M.);
• i segni identici o simili ad un marchio che goda di rinomanza, anche se registrati per prodotti o servizi non affini, qualora ritraggono dalla notorietà del marchio anteriore un indebito vantaggio o arrechino allo stesso un pregiudizio (art. 17 g) L.M.);
• i segni identici o simili ad un marchio già efficace in Italia in forza di un diritto di priorità, o, se comunitario, di una valida rivendicazione d’anteriorità.

Ad un attenta lettura del testo normativo appare evidente che la questione in esame può essere riportata sotto la lettera d) dell’’art 17.

A differenza delle altre ipotesi, nella lettera d) dell’’art. 17 viene in rilievo  un dato non sostanziale ma formale.

In forza di questa norma, infatti, per “escludere la novità del marchio, è sufficiente la registrazione o l’anteriore deposito (seguito da una valida registrazione) di un marchio eguale o simile ad esso, a prescindere  da un suo uso anteriore”.

Alla luce della normativa testè menzionata il marchio registrato dalla P.D.M. s.r.l., in quanto successivo ad un marchio simile già registrato, sarebbe invalido, ex art 47 L.M.

Rischio di confusione tra marchi simili: tra “Hall & Oates” gruppo musicale e “Haulin’ Oats” cereali.

Hall & Oates vs. Haulin’ Oats

Hall e Oates sono un duo musicale statunitense nato nel 1969 a Filadelfia e formato dal cantante Daryl Hall ed il musicista e produttore John Oates.

La formazione raggiunse l’apice del successo tra la fine degli ’70 e la metà degli anni ’80  specializzandosi in un mix di Pop Rock e R&B da loro stessi definito Rock and soul.

Tuttora in attività, continuano a produrre nuovo materiale ed a suonare con successo in tournée. Complessivamente il progetto Hall e Oates ha posizionato 34 singoli nella Billboard Hot 100 e venduto 60 milioni di album in tutto il mondo.

Gli avvocati della band hanno citato in giudizio, per contraffazione di marchio, “la Early Bird Foods & Co.” per il gioco fonetico tra il nome della loro band – il noto marchio Daryl Hall and John Oates – e un nuovo prodotto di cereali denominato “Haulin’ Oats” – Granola.

A fondamento della causa per contraffazine di marchio instaurata a New York si legge che, secondo gli avvocati della band “ormai da anni la società citata in giudizio sta cercando di agganciare il nome degli artisti ai prodotti legati all’azienda”.

In particolare, il prodotto incriminato della società con sede a Brooklyn, vende per 27 dollari tre confezioni di cereali on line, sul suo sito appena nato “Early Bird Foods & Co”. Si tratta comunque di un prodotto genuino di fiocchi d’avena e sciroppo d’acero.

La band è comunque molto affezionata al “tema dell’avena” : WHOLE OATS è sia il nome della società dei due cantanti che quello del loro album di debutto del 1972.

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