Contraffazione del marchio registrato: Mac, Facebook e Segway People

Segway ha citato in giudizio due società per contraffazione di marchio e brevetti affrontando il problema della “enorme confusione” che esiste nel mercato dei self-balancing scooter (‘hoverboard’). La Segway, fondata nel New Hampshire nel 2001,  è diventata famosa per il suo scooter con manubrio a due ruote che si auto-bilancia e consente alle persone pigre di non camminare sul marciapiede ma di farsi trascinare in giro con un piccolo movimento del bacino aiutandosi con un manubrio.

La società non è estranea ad azioni per violazione di brevetto, avendo già in precedenza denunciato alla US International Trade Commission un certo numero di imprese cinesi. Una di queste era la Ninebot, una società che è stata successivamente acquisita da Segway.

Azione di contraffazione del marchio: Segway v. Hovertrax

Già nel mese di settembre, Segway e Ninebot, insieme ad una società di ricerca denominata DEKA, titolare della tecnologia alla base del funzionamento degli scooter e che concede in licenza il proprio brevetto alle due società, avevano annunciato che stavano presentando una querela contro Inventist, creatrice del trasportatore Hovertrax.

Perfetta sintesi tra il Segway e lo skateboard, l’innovativo Hovertrax vi farà scivolare alla velocità di 10 km/h in perfetto equilibrio su piste ciclabili, isole pedonali e marciapiedi delle città. Pesa solo 4 kg e si può infilare nello zaino o in una borsa. Hovertrax è un Segway senza manubrio, autobilanciato. Intuitivo da usare, non ha nessuna curva d’apprendimento e non richiede competenze specifiche. Premendo le dita dei piedi leggermente verso il basso l’Hovertrax si sposta in avanti. Premendo i talloni indietro si sposterà in senso inverso. I due elementi di Hovertrax sono indipendenti l’uno dall’altro, e possono essere inclinati separatamente. E così premendo con il piede sinistro o destro, si può girare in senso orario o antiorario. Ogni ruota ha il proprio motore, dotato di giroscopio e accelerometro. Il tempo di ricarica è di un’ora per un’autonomia di 6,5 km.

L’inventore? Il cinese Shane Chen, laureato in agrometeorologia all’Agricultural University di Pechino, arrivato negli Stati Uniti con 200 dollari in tasca nel 1986. Appassionato d’invenzioni, ha fondato nel 2003 la sua società Inventist, con sede nello stato di Washington. Inventist si finanzia raccogliendo i fondi per lo sviluppo di Hovertrax, sul celebre sito di crowdfunding Kickstarter. Azione di contraffazione del marchio: Segway v. Razor. Notizie emerse a novembre sono che Razor, produttrice degli scooter popolari negli anni ’90 e ’00, ha acquisito i diritti di brevetto per gli Hovertrax dal capo di Inventist, Shane Chen. E’ per questo che il team legale di Segway sta cercando di acquisire anche la Razor.

Ma non è finita.

Segway ha anche depositato una denuncia per contraffazione di marchio contro il nome simile Swagway, che e’ la produttrice di un dispositivo in stile “hoverboard”.

Il nodo della denuncia, a quanto pare, deriva dalla pubblicita’ negativa dovuta all’aumento degli scooter che si auto-bilanciano oltre al difetto evidente nel loro nickname “hoverboard” con il quale viene comunemente chiamata una moltitudine di dispositivi meno costosi che inondando il mercato e che hanno riportato problemi di sicurezza che coinvolgono le cadute. Dato l’interesse di Segway a preservare il suo marchio, quest’ultima si sta muovendo per prendere le distanze dalla concorrenza.

“È continuo il nostro  impegno per proteggere con forza il marchio e i nostri prodotti prodotti”, ha spiegato Brian Buccella, vice presidente del marketing e business development di Segway, in un comunicato stampa. “C’è una enorme quantità di confusione nel mercato. I consumatori hanno l’impressione che i prodotti che si auto-bilanciano, che hanno recentemente invaso il mercato e che hanno ricevuto critiche e pareri negativi, siano prodotti e venduti da Segway. Dobbiamo salvaguardare la reputazione del nostro marchio rinomato per la qualità e la sicurezza dei nostri prodotti.”

Nel frattempo anche Razor ha intentato una causa contro Swagway per violazione di brevetto. Quindi con Segway che ha instaurato cause contro tutti la situazione si fa ancora più confusa.

La società asiatica aveva ottenuto nel 2010 l’autorizzazione ad usare quel nome, per prodotti alimentari e bevande, dall’Euipo, l’Ufficio dell’Unione Europa per la proprietà intellettuale. Nel 2013 McDonald’s ha vinto un ricorso presso lo stesso ente, vantando la registrazione di dodici marchi simili (McFluryy, Chicken McFish, McChicken, etc.), come prova che il marchio ‘Maccoffee’ avrebbe generato confusione tra i propri clienti e un indebito vantaggio per i suoi titolari.

La Future Enterprises si è quindi rivolta al Tribunale Ue chiedendo di annullare la decisione dell’Ufficio per la proprietà intellettuale, ma i giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso, confermando la decisione dell’Euipo secondo cui a causa “della combinazione dell’elemento ‘mac’ al nome di una bevanda nel marchio Maccoffee, il pubblico di riferimento può associare quest’ultimo alla famiglia di marchi ‘Mc’ di McDonald’s e stabilire mentalmente un nesso tra i marchi in conflitto”.

“Infatti, è molto probabile – motiva il Tribunale – che Maccoffee si inserisca nella scia di McDonald’s per beneficiare della sua attrattività, della sua reputazione e del suo prestigio e sfrutti, senza compensazione economica, lo sforzo commerciale effettuato da McDonald’s per creare e mantenere l’immagine del suo marchio”.

Il colosso mondiale del fastfood è stato fondato nel 1940 a San Bernardino, California, dai fratelli Dick e Mac McDonald, americani di origini irlandesi. Quel ‘mac’, chiaro lascito della lingua gaelica, ora è anche inestricabilmente legato agli hamburger.

Come si è arrivati a quella decisione?

Secondo il Tribunale, “il marchio MACCOFFEE e i marchi protetti di McDonald’s presentano un certo grado di somiglianza fonetica e concettuale, somiglianza derivante dalla loro parte iniziale rispettiva, ossia gli elementi ‘mac’ e ‘mc’”.

A questo punto, il Tribunale condivide anche la valutazione dell’Euipo per cui l’accoppiata “Mac” + nome di bevanda può portare il grande pubblico ad associare il MACCOFFEE “alla famiglia di marchi ‘Mc’ di McDonald’s e stabilire mentalmente un nesso tra i marchi in conflitto”.

Considerando anche che c’è una somiglianza tra i prodotti denominati dai marchi in conflitto, visto che si rivolgono agli stessi consumatori, si conclude che “l’uso senza giusto motivo di MACCOFFEE trae indebito vantaggio dalla notorietà dei marchi di McDonald’s. Infatti, è molto probabile che MACCOFFEE si inserisca nella scia di McDonald’s per beneficiare della sua attrattività, della sua reputazione e del suo prestigio e sfrutti, senza compensazione economica, lo sforzo commerciale effettuato da McDonald’s per creare e mantenere l’immagine del suo marchio.

Pertanto, vedendo il marchio MACCOFFEE apposto su prodotti strettamente connessi a quelli di McDonald’s, il pubblico di riferimento può stabilire mentalmente un nesso tra i marchi in conflitto e effettuare un trasferimento dell’immagine dei marchi di McDonald’s sui prodotti designati da MACCOFFEE”.

Contraffazione alterazione o uso di segni distintivi. Il social network guidato da Mark Zuckerberg ha vinto una causa contro una società cinese che aveva registrato il marchio “face book”. Vittoria per  Facebook in Cina.

Secondo il Financial Times questo è un chiaro segnale di apertura delle autorità di Pechino, che bloccano il sito in Cina, Paese che conta circa 700 milioni di utenti internet.

Il tribunale di Pechino ha stabilito che la Zhongshan Pearl River Drinks Factory, la società che produce patatine e verdure in scatola con sede nella provincia di Guangdong, nel 2014 non avrebbe dovuto essere autorizzata a registrare il brand “face book”.

La legge cinese stabilisce che una multinazionale con un marchio riconosciuto a livello internazionale deve dimostrare che quel brand, in questo caso Facebook, è noto e conosciuto anche in Cina.

“Se non potevamo registrarlo, perché ce l’hanno fatto fare? Se Facebook è un brand così influente a livello globale, perché i cinesi non possono accedere al sito?”, ha detto Liu Hongqun, manager di Zhongshan Pearl.

Non è un mistero che da tempo Zuckerberg stia “corteggiando” la Cina, nel tentativo di ottenere accesso a un mercato enorme e in rapida crescita. Va detto che la strada verso un’apertura è molto lunga e, secondo gli esperti, un’eventuale decisione di sbloccare Facebook in Cina sarebbe vincolata a condizioni molto severe.

Facebook vince, Apple perde. Stessa causa, stesso tribunale, ma verdetti opposti. Gli stessi giudici si sono pronunciati a favore della tutela del marchio del social network e contro quello di Cupertino.