Il marchio figurativo “strisce” per le scarpe da ginnastica è privo di carattere distintivo: solo il marchio ADIDAS può essere protetto

Il marchio figurativo strisce per le scarpe da ginnastica. Le strisce solo solo Adidas. Il 4 dicembre 2015 è stata emessa la sentenza relativa alla causa T- 3/15 che ha confermato la valutazione dell’UAMI secondo cui il marchio figurativo, rappresentato da cinque strisce, sotto riportato, è privo di carattere distintivo.


Il marchio figurativo strisce per le scarpe da ginnastica


Nel 2013, K-Swiss Inc., aveva presentato all’UAMI una domanda di registrazione internazionale n. 932.758, per la classe n. 25 avente ad oggetto “scarpe da ginnastica, ovvero scarpe da tennis, da pallacanestro, sci di fondo e scarpe da jogging e casual.”

La registrazione del marchio è stata rifiutata sia dall’Examiner dell’UAMI che in appello sulla base dell’art. 7 (1) (b), del regolamento n. 207/09 che esclude che possano essere registrati i marchi che non abbiano carattere distintivo.

La commissione di ricorso, in sostanza, ha affermato che le cinque strisce parallele disposte sulla scarpa non hanno alcuna caratteristica originale, seguono peraltro la forma delle scarpe e quindi non sono originali neanche per dimensione o posizionamento (punto 22 della decisione impugnata).

Per sostenere il suo ragionamento la Corte si è basata sulla considerazione che  molti produttori di scarpe sportive o casual usano modelli relativamente semplici di linee o strisce e le posizionano sul lato della scarpa.

Il fatto che il segno in questione si estenda su tutto il lato della scarpa conferma la sua mancanza di originalità, in quanto la variazione nella dimensione delle strisce sembra essere determinata naturalmente dalla forma reale dell’oggetto sul quale sono poste quelle strisce.

Questo, secondo la Corte, contribuisce a non far percepire come marchio il segno. Il marchio, inserito sul lato della scarpa, non può essere percepito come costituente un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti in questione.

La Corte ha aggiunto che “il valore distintivo di questi segni può essere spiegato non con il loro posizionamento sul prodotto ma piuttosto con l’uso intensivo che è stato effettivamente realizzato sul mercato “.

 22 Secondly, the fact that the sign in question extends to the full height of the side of the shoe confirms its lack of originality, since the variation in the size of the stripes appears to be naturally determined by the actual shape of the object on which those stripes are placed (paragraph 21 of the contested decision). This contributes to preventing the sign from being apprehended without the product’s inherent qualities being perceived simultaneously (see, to that effect, judgment of 9 October 2002 inGlaverbel v OHIM (Glass-sheet surface), T‑36/01, ECR, EU:T:2002:245, paragraph 28).

Non sono altro che un abbellimento generico piuttosto banale, vista la diffusa pratica di mettere un motivo a strisce su scarpe sportive (punto 18 e 21 della decisione impugnata).

18      In this regard, it must first be stated, as the Board of Appeal correctly pointed out in paragraph 21 of the contested decision, that stripes are nothing more than a rather banal generic embellishment.

21      First, as the applicant itself stated in paragraph 20 of the application, many manufacturers of sports shoes or casual shoes use relatively simple patterns of lines or stripes which they also place on the side of the shoe.

Per quanto riguarda l’attenzione del pubblico di riferimento, mentre è possibile che il consumatore sarà più attento alla scelta di prodotti di marca, quando per esempio acquisti una particolare scarpa molto costosa, un tale approccio non può essere presunto relativamente a prodotti e merci in tale settore (punto 26 della decisione impugnata).

 26 Although the information provided by the applicant may show that many manufacturers of sports shoes have developed a practice such as that described in the preceding paragraph or that sellers display in shops the side of the shoes on which the mark appears, that information still does not make it possible to determine that the average consumer has learned to establish an automatic link between the sign featuring on the side of a sports shoe and a particular manufacturer and that that consumer will therefore necessarily perceive any geometric shape placed on the side of a sports shoe as being a trade mark.

Inoltre, le prove fornite dalla K-Swiss non hanno dimostrato la prassi dell’UAMI di registrare, come marchio per scarpe sportive, un marchio costituito solo da strisce (punto 23 della decisione impugnata).

23     Consequently, the placing of the sign at issue on the side of the shoe is not likely to attract the attention of the relevant public and to distinguish it from other designs applied to the side of shoes. The sign at issue, as placed on the side of the shoe, cannot therefore immediately be apprehended as constituting an indication of the commercial origin of the goods concerned.

Infine, la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso deve essere valutata sulla base del regolamento n. 207/2009, come interpretato dal giudice dell’Unione europea, e non sulla base di una precedente decisionale la prassi dell’UAMI (punto 26 della decisione impugnata).

Indipendentemente da quanto sopra, la Corte ha dichiarato che K-Swiss non aveva fornito prove sufficienti per stabilire che, in considerazione della natura banale del segno in questione, il consumatore medio avrebbe considerato il detto segno come una indicazione della provenienza dei prodotti in questione e non un semplice elemento decorativo.

Se ammettessimo che ogni forma geometrica, anche la più semplice, ha carattere distintivo in quanto posizionata sul lato di una calzatura sportiva consentiremmo ad alcuni produttori di appropriarsi semplicemente di forme decorative che devono rimanere accessibili a tutti, con l’eccezione di quelle situazioni in cui il carattere distintivo del segno è stato acquisito in seguito all’uso.

A tal proposito si è perso il numero di quante controversie hanno interessato le tre famose strisce dell’ADIDAS che invece sono un marchio registrato.

L’ultima sentenza ADIDAS/ Shoe Branding Europe (TGI, T-145/14 del 21/05/2015)offre la possibilità di fare alcune considerazioni.


Il marchio figurativo strisce per le scarpe da ginnastica


In the application for registration, the mark is described as follows:

‘The trade mark is a position mark. The mark consists of two parallel lines positioned on the outside surface of the upper part of a shoe. The parallel lines run from the sole edge of a shoe and slope backwards to the middle of the instep of a shoe. The dotted line marks the position of the trade mark and does not form part of the mark.’

Il caso viene ricondotto alla tipologia dei c.d. marchi di posizionamento che esprime descrittivamente la posizione di un segno quando apposto su un prodotto.

La sentenza dice in sostanza che se le strisce finiscono sotto l’allacciatura o invece il collo della scarpa (instep) non fa gran differenza quanto alla distintività come marchio dell’elemento in questione, anche se non si nega che le strisce possano essere percepite anche come decorazione.

Quanto all’attenzione del pubblico rilevante, secondo la sentenza “le scarpe sportive sono articoli di consumo generale“ per cui non ci vuole una particolare attenzione.

Il tentativo dell’UAMI di far passare il messaggio secondo cui “i consumatori sono abituati a vedere disegni geometrici e fanno attenzione ai dettagli di questi prodotti” viene clamorosamente bocciato.

L’aspetto più interessante sta nell’esame della forza distintiva delle due strisce contestate da ADIDAS, nel contesto dell’accertamento della somiglianza tra i segni. Innanzi tutto, due o tre strisce non fannno differenza, come da precedenti pronunce. In secondo luogo la posizione non rileva più di tanto. Quello che conta, invece, è l’inclinazione delle strisce, insieme al loro spessore, lunghezza, contrasto etc.

Alla fine vince ADIDAS che ha educato il consumatore alle tre strisce.

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