La Tutela del “Biodizionario” come Banca Dati – Un Caso Emblematico

Banche dati diritto d’autore: Sentenza N. 14697/2023 del Tribunale di Roma: un’Analisi Dettagliata sulla Tutela della Banca Dati “Biodizionario”

Per gli autori e i costitutori di banche dati, comprendere i meccanismi di protezione legale è cruciale. La Sentenza n. 14697, pubblicata il 16 ottobre 2023, dal Tribunale di Roma (Presidente: Dott.ssa Claudia Pedrelli – Relatore: Dott. Tommaso Martucci), fornisce un’analisi approfondita sulla tutela delle banche dati, esaminando il caso del “Biodizionario”. La decisione, che ha visto la VE. S.R.L. e M.S. vittoriosi, ha chiarito importanti aspetti sulla qualificazione e la protezione di opere complesse.

I Fatti: La Nascita del “Biodizionario” e la Fine di una Collaborazione

Il caso ha avuto origine dalla creazione del Biodizionario, un progetto nato nei primi anni 2000 dalla collaborazione tra il Sig. Z.F., chimico industriale e formulatore nel settore dei cosmetici naturali, e M.S., titolare del sito Promiseland.it (allora gestito dalla VE. S.R.L. Società Benefit). L’idea era quella di creare uno strumento di consultazione per le sostanze contenute nei cosmetici e detergenti, inizialmente come compendio delle discussioni avvenute in un forum online moderato dallo stesso Z.F. sulla piattaforma di Promiseland.

Il Biodizionario, col tempo, divenne un vero e proprio insieme della catalogazione di sostanze in uso nella cosmesi e per la realizzazione dei detergenti, arricchito da risposte e informazioni dettagliate. La società convenuta, VE. S.R.L. Società Benefit, creò e registrò il dominio “biodizionario.it” nel 2004, formalizzando poi il rapporto con Z.F. tramite un contratto di consulenza nel 2010.

Il rapporto tra le parti si interruppe nel 2017. Successivamente, Z.F. depositò domande di registrazione per i marchi “Biodizionario” e “Il Biodizionario di Z.F.”, mentre la VE. S.R.L. e M.S. avevano già registrato marchi simili (“Biodizionario Approved”, “Ecobiodizionario Approved”). Z.F. ha quindi convenuto in giudizio la VE. S.R.L. e M.S., chiedendo l’inibitoria della pubblicazione e commercializzazione del “Biodizionario”, il ritiro dei prodotti contraffattori e il risarcimento dei danni. L’attore sosteneva la violazione del diritto d’autore e del diritto sulle banche dati sull’opera, la contraffazione dei propri marchi, la concorrenza sleale e la violazione del proprio diritto della personalità.

I convenuti, assistiti dal nostro studio (Avv.ti Claudia Roggero e Donato Di Pelino), si sono difesi contestando le domande attoree. Hanno eccepito la carenza di legittimazione passiva di M.S. (ritenendo che agisse solo come legale rappresentante della società) e hanno sostenuto che il Biodizionario non fosse un’opera tutelabile dal diritto d’autore o come banca dati, in quanto semplice tabella di prodotti chimici. Hanno inoltre evidenziato che l’opera aveva subito numerose trasformazioni, qualificandola come opera collettiva e sostenendo che la gestione fosse rimasta a carico della società convenuta, negando la mala fede nella registrazione dei marchi e gli addebiti di concorrenza sleale.

Banche dati diritto autore: il ragionamento del Giudice e la Decisione

Il Tribunale, sotto la presidenza della Dott.ssa Claudia Pedrelli e la relazione del Dott. Tommaso Martucci, ha proceduto a un’analisi articolata delle questioni sollevate:

1. Legittimazione Passiva di M.S.: Il Giudice ha rigettato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva di M.S. Ha stabilito che l’attore aveva rivolto le domande ad entrambi i convenuti come presunti autori delle violazioni, rendendoli entrambi legittimati passivi. La verifica della responsabilità effettiva è stata rimandata al merito.
2. Qualificazione del “Biodizionario” come Opera Collettiva: Il Tribunale ha riconosciuto che il Biodizionario era il frutto di una collaborazione tra Z.F. (come ideatore e curatore dei contenuti derivanti dal forum) e la VE. S.R.L. (come organizzatrice tecnica del sito Promiseland e successivamente titolare del dominio biodizionario.it e del pannello di inserimento contenuti). Per il Giudice, il Biodizionario si configura come opera collettiva ai sensi dell’art. 38 della LDA. In questo contesto, il diritto di utilizzazione economica spetta all’editore, che è stato identificato nella VE. S.R.L. Società Benefit, in quanto titolare del sito e del dominio attraverso cui l’opera è stata diffusa per la prima volta.

• Implicazione: Questa è stata una decisione cruciale. Se l’opera è collettiva e il diritto di utilizzazione spetta all’editore (la società convenuta), allora l’attore non può lamentarsi dell’uso o dello sfruttamento economico del Biodizionario da parte dei convenuti, né della registrazione dei marchi correlati.

1. Tutela del “Biodizionario” come Opera d’Ingegno o Banca Dati (in subordine): Il Tribunale ha anche analizzato, ad abundantiam (cioè come ulteriore motivazione, non strettamente necessaria data la conclusione sull’opera collettiva), se il Biodizionario fosse tutelabile come opera d’ingegno o banca dati ai sensi degli artt. 1, co. II, 2, n. 1 e/o 9 della LDA.

• Il Giudice ha ricordato che la creatività (ex art. 1 LDA) non richiede originalità assoluta, ma una personale e individuale espressione.
• Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che il Biodizionario, nelle versioni rivendicate dall’attore, non fosse classificabile come opera tutelabile in sé ai sensi degli artt. 1 e 2 della LDA. Ciò implica che la sua configurazione specifica non presentava quel “minimo atto creativo” sufficiente per la protezione autonoma, oppure che non ne era stata fornita prova sufficiente.
• Nonostante il richiamo al concetto di banca dati come “corpus mysticum” (insieme organizzato di dati che supera la capacità mnemonica individuale e conferisce un vantaggio competitivo), la sentenza, nel merito specifico del “Biodizionario”, ha concluso che le versioni prodotte dall’attore non possedevano i requisiti di tutela autonoma sotto il profilo del diritto d’autore.

1. Contraffazione Marchi e Concorrenza Sleale: Essendo stato riconosciuto il diritto di utilizzazione economica del Biodizionario in capo alla società convenuta (in quanto editore dell’opera collettiva), e non essendo stata provata la mala fede nella registrazione dei marchi della convenuta (in quanto l’opera era stata sviluppata in collaborazione e il dominio registrato dalla convenuta dal 2004), le domande di contraffazione di marchi e di concorrenza sleale sono state rigettate.
2. Violazione del Diritto della Personalità: Anche questa domanda è stata rigettata, non essendo stata dimostrata una lesione al diritto della personalità dell’attore.

In sintesi, il Giudice ha ritenuto prevalente la tesi dell’opera collettiva, in cui il diritto di utilizzazione spetta all’editore (la società convenuta), e in via subordinata ha rilevato la carenza di autonomia creativa sufficiente per una protezione esclusiva del Biodizionario come opera dell’ingegno o banca dati nella forma rivendicata dall’attore.

La Tutela delle Banche Dati (Alla Luce della Giurisprudenza): requisiti cruciali 

Questa sentenza, come altre precedenti, sottolinea l’importanza di due requisiti fondamentali per la tutela di una banca dati:

1. Creatività nella Scelta o Disposizione (Art. 64-quinquies LDA):

• Deve esserci un atto creativo, seppur minimo, che si manifesta nel modo in cui i dati sono selezionati o organizzati. Non basta un semplice elenco. Si pensi a un database medico dove la classificazione delle patologie segue un algoritmo diagnostico innovativo.
• Prova necessaria: Descrivere i criteri unici di selezione, la struttura logica e le relazioni tra i dati che rendono la propria banca dati originale.

1. Investimento Sostanziale (Diritto Sui Generis – Art. 64-sexies LDA):

• Questo requisito è vitale quando la creatività nella disposizione è bassa o assente. Si riferisce all’impegno (economico, di tempo, di risorse umane) nella costituzione, verifica o presentazione del contenuto. Ad esempio, una banca dati di sentenze legali non è creativa nella scelta (tutte le sentenze sono pubbliche), ma il costo e lo sforzo per raccoglierle, digitalizzarle e indicizzarle è immenso.
• Prova necessaria: Documentare dettagliatamente i costi sostenuti (personale, software, hardware, ricerca, licenze), le ore di lavoro dedicate, i processi di verifica dell’accuratezza dei dati e di aggiornamento.

Casi Simili nella Giurisprudenza Italiana: Un Panorama in Evoluzione

La questione della tutela delle banche dati è stata oggetto di numerosi dibattiti e sentenze in Italia e in Europa:

• Tribunale di Milano (varie sentenze, ad es. su portali immobiliari o di comparazione prezzi): Spesso, i Tribunali hanno riconosciuto la tutela sui generis per banche dati che, pur non essendo creative in senso stretto, presentavano un ingente investimento nella raccolta e organizzazione di annunci, listini o informazioni competitive. La copia sistematica di tali dati è stata sanzionata come violazione del diritto sui generis.
• Corte di Cassazione, n. 32532/2019: Ha ribadito la distinzione tra “corpus mysticum” (l’opera immateriale) e “corpus mechanicum” (il supporto materiale). Ha qualificato la banca dati come un “complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi” che, superando la capacità mnemonica individuale, conferisce un vantaggio competitivo.
• Corte di Giustizia Europea (Direttiva 96/9/CE e successive interpretazioni): Ha chiarito che l’investimento rilevante per la tutela sui generis è quello per la costituzione della banca dati (raccolta, verifica, presentazione), non per la creazione dei dati stessi. Questo ha limitato la protezione per chi si limita a “raccogliere” dati preesistenti senza sforzo significativo.

Conclusioni per Autori e Professionisti 

La Sentenza n. 14697/2023 del Tribunale di Roma è un monito importante. Per chi crea banche dati, è cruciale:

• Definire e documentare chiaramente la natura del rapporto di collaborazione nella creazione dell’opera, specialmente se questa è un’opera collettiva, per evitare dispute sulla titolarità dei diritti di sfruttamento.
• Accertarsi dei requisiti di tutela: Comprendere se la propria banca dati è protetta per la sua creatività nella selezione/disposizione (Art. 64-quinquies) o per il sostanziale investimento (Art. 64-sexies), e raccogliere le prove pertinenti.
• Mantenere la documentazione: Ogni spesa, ogni ora di lavoro, ogni decisione di progettazione è una prova che può diventare fondamentale in caso di contenzioso.

Come registrare una banca dati diritto d’autore e avere prova certa della tua banca dati

Registrare una banca dati per il diritto d’autore in Italia non segue il modello di registrazione obbligatoria tipico di brevetti o marchi. Il diritto d’autore sulla tua banca dati nasce automaticamente con la sua creazione, a patto che questa dimostri creatività nella sua selezione o disposizione (Art. 64-quinquies LDA) o sia il frutto di un investimento sostanziale (diritto sui generis, Art. 64-sexies LDA). Tuttavia, per avere una prova certa della data di creazione e della tua paternità, puoi adottare diverse strategie: depositare una copia presso la SIAE (Ufficio Deposito Opere Inedite) per ottenere una data certa legale; applicare una marca temporale e una firma digitale qualificata al file della tua banca dati, garantendo così l’esistenza e l’integrità del contenuto in un momento preciso; oppure optare per un deposito notarile per la massima certezza legale. Ogni passo contribuisce a rafforzare la tua posizione in caso di controversie o plagio, fornendo prove documentali fondamentali per tutelare il tuo prezioso lavoro intellettuale.

La decisione del Tribunale di Roma riafferma la complessità della materia, ma anche la ferma volontà di tutelare il lavoro intellettuale e gli investimenti nell’era digitale, un aspetto essenziale per l’innovazione e la lealtà competitiva.

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