Scopriamo insieme alcuni casi emblematici di marchi simili che svelano l’importanza cruciale della protezione legale per evitare di subire danni dovuti alla contraffazione del marchio. Questi esempi di marchi simili illustrano come la tutela del marchio sia una necessità strategica per salvaguardare l’identità e il successo di un brand.
Marchi simili (caso 1) Freddo v. Freggo
Hai mai mangiato un gelato Freddo? E un Freggo? Io non ho provato nessuno dei due. Se non posso giudicare il gusto, certo i marchi mi sembrano piuttosto simili e non solo a me.
La ricorrente (Freggo), ha cercato di registrare il suo marchio figurativo rappresentato sopra come EUTM per beni e servizi nelle classi 30 e 43. Si è opposta la resistente (Freddo) basando la sua difesa, tra le altre, sul marchio figurativo precedentemente registrato e rappresentato qui sopra, per prodotti e servizi nelle classi 29, 30 e 43. (Causa T-243/16; Freddo SA contro EUIPO; Giudizio del 18 luglio 2017, UE: T: 2017: 522; Lingua del caso: EN.)
L’opposizione è stata ritenuta fondata.
La ricorrente ha proposto appello. La commissione di ricorso (BoA) ha respinto l’appello per i seguenti motivi. La BoA ha trovato i segni visivamente simili e concettualmente non simili. Il marchio registrato anteriormente aveva un grado medio di “distinctiveness” intrinseco. La BoA ha preso i marchi in relazione al consumatore medio francese e spagnolo. Ha valutato che il marchio “FREDDO FREDDO” rappresenta il nucleo del segno, mentre la ‘TENTAZIONE’ non rappresenta il nucleo del marchio cosi come i coni, che hanno un debole carattere distintivo.
Nel complesso, la BoA ha evidenziato un’alta probabilità di confusione.
I motivi di opposizione del ricorrente alla decisione della BoA:
- non aver preso in considerazione i marchi controversi ciascuno nel suo complesso;
- non aver preso in adeguata considerazione l’elemento parola “tentazione”
nel marchio anteriormente registrato, - non aver considerato il carattere distintivo in sede di valutazione della probabilità di confusione;
- aver adottato approcci contraddittori sul significato o l’assenza di significato del termini “tentazione” e “freddo” nel marchio anteriore cosi come percepito in lingua francese e dal consumatore spagnolo.
In sostanza
Il GC ha respinto l’opposizione, sottolineando che la BoA aveva considerato tutti gli elementi dei marchi sia visivamente che dal punto di vista concettuale. La BoA non ha, quindi, solo considerato la parola ‘freddo freddo’ nel marchio anteriore. L’elemento ‘Tentazione’ è stato preso in considerazione, ma il nucleo del marchio è ‘freddo freddo’. Il GC ha sottolineato la necessità di distinguere tra: i) il carattere distintivo del marchio anteriore, che determina la protezione accordata e ii) il carattere distintivo di un elemento del marchio composito, vale a dire la capacità maggiore o minore di tale elemento di identificare i prodotti o i servizi per i quali il marchio è stato registrato come proveniente da un’impresa particolare, che è fattore di valutazione della somiglianza dei marchi (par. 54-61).
Il termine «freddo» poteva essere interpretato dai consumatori francesi e spagnoli come significato freddo, è debole. La giurisprudenza ha evidenziato differenze tra l’italiano ‘freddo’ e gli equivalenti francesi e spagnoli ‘froid’ e ‘frío’. D’altra parte, ‘tentazione’ era solo leggermente diverso in spagnolo e francese e, di conseguenza, sarebbe stato capito.
Marchi simili (caso 2) Hall & Oates v. Haulin’ Oats
“Hall & Oates” pensano che il nome dei cereali “Haulin’ Oats” crei confusione con il nome della loro band e fanno causa.
Hall e Oates sono un duo musicale statunitense nato nel 1969 a Filadelfia e formato dal cantante Daryl Hall ed il musicista e produttore John Oates. La formazione raggiunse l’apice del successo tra la fine degli ’70 e la metà degli anni ’80 specializzandosi in un mix di Pop Rock e R&B da loro stessi definito Rock and soul. Tuttora in attività, continuano a produrre nuovo materiale ed a suonare con successo in tournée. Complessivamente il progetto Hall e Oates ha posizionato 34 singoli nella Billboard Hot 100 e venduto 60 milioni di album in tutto il mondo.
Gli avvocati della band hanno citato in giudizio, per contraffazione di marchio, “la Early Bird Foods & Co.” per il gioco fonetico tra il nome della loro band – il noto marchio Daryl Hall and John Oates – e un nuovo prodotto di cereali denominato “Haulin’ Oats” – Granola.
A fondamento della causa per contraffazine di marchio instaurata a New York si legge che, secondo gli avvocati della band
ormai da anni la società citata in giudizio sta cercando di agganciare il nome degli artisti ai prodotti legati all’azienda
In particolare, il prodotto incriminato della società con sede a Brooklyn, vende per 27 dollari tre confezioni di cereali on line, sul suo sito appena nato “Early Bird Foods & Co”. Si tratta comunque di un prodotto genuino di fiocchi d’avena e sciroppo d’acero.
La band è comunque molto affezionata al “tema dell’avena” : WHOLE OATS è sia il nome della società dei due cantanti che quello del loro album di debutto del 1972.
Marchi simili (caso 3) Kraftwerk v. Kraftwerk
La tutela del marchio registrato grava essenzialmente sul suo titolare a cui spetta il compito di “sorvegliare” sui marchi depositati/registrati nel corso del tempo, allo scopo di intervenire immediatamente a tutela dei propri diritti di esclusiva.
La prima forma di tutela è il ricorso alla procedura di opposizione nei confronti della registrazione di un marchio identico o simile da parte di altri soggetti. Altrimenti, di fronte alla violazione di un marchio, si offrono diverse soluzioni: dall’invio di una lettera di diffida all’azione legale contro il presunto contraffattore.
Kraftwerk contro Kraftwerk: una band contro una batteria ecologica
La notizia, apparsa su Rolling Stone, riguarda la tutela del marchio Kraftwerk.
Per chi non lo sapesse i Kraftwerk (in tedesco “centrale elettrica”) sono una band tedesca di musica elettronica formatasi a Düsseldorf nel 1970. Sono considerati i pionieri della musica elettronica e il loro stile ha influenzato la popular music della fine del XX secolo determinando la nascita di nuovi generi musicali. La formazione classica, che registrò la maggior parte degli album e che ottenne il maggiore successo, era composta dai fondatori Ralf Hütter e Florian Schneider con Karl Bartos e Wolfgang Flur, che lasciarono il gruppo durante gli anni ’80.
Ma “Kraftwerk” non è solo il gruppo che ha cambiato il corso della storia musicale.
Kraftwerk è anche il nome di una batteria ecologica per dispositivi portatili che su Kickstarter ha fruttato alla casa produttrice—la eZelleron di Dresda—l’invidiabile somma di 1.5 milioni di dollari.
La batteria Kraftwerk “è la batteria portatile del futuro: è alimentata a gas, si ricarica in 3 secondi e permette di alimentare qualsiasi dispositivo dotato di un ingresso USB”.
Sarà stato contento Ralf Hütter, storico fondatore del gruppo e depositario del marchio Kraftwerk, nell’apprendere della batteria ecologica che si ricarica anche con il gas per gli accendini.
L’entusiasmo di Hütter ha raggiunto il suo apice nei giorni scorsi quando i legali del musicista hanno presentato alla corte del Delaware un’istanza per violazione dei diritti sul marchio commerciale dei Kraftwerk.
Sicuramente la eZelleron si difenderà opponendo il significato tedesco della parola “Kraftwerk” – centrale elettrica.
“Ma quante persone al mondo assocerebbero il nome al mero significato anziché alla band synth pop più famosa di sempre? Probabilmente nemmeno i tedeschi e questo non presagisce buone notizie per la start-up tedesca”.
I kraftwerk sono stati protagonisti anche di un’altra causa di diritto d’autore relativa all’uso di un sampling. Se vuoi saperne di più CLICCA QUI
Marchi simili (caso 4) Mr Kebab e Mister Kebap
Mr Kebab e Mister Kebap
Il BoA (Board of Appeal) ha definitivamente stabilito che i due segni Mr Kebab e Mister Kebap sono simili. Ha, infatti, dichiarato che esiste una probabilità di confusione tra i due marchi e ciò risulta da un’esame globale dei due segni. La percezione dei marchi da parte del consumatore medio di prodotti o di servizi similari svolge un ruolo determinante nella valutazione complessiva del rischio di confondibilità: bisogna tener conto della somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi, in considerazione sì dei loro elementi distintivi e dominanti, ma anche dell’impressione complessiva prodotta dagli stessi secondo un giudizio sintetico che fa intuitivamente il consumatore medio, che non si sofferma in un’analisi ragionata su singoli elementi. Il logo dei due marchi è visivamente e foneticamente confondibile. La somiglianza e la confondibilità va giudicata in base ad un esame complessivo dei due marchi, tenendo conto del loro carattere distintivo e dominante.
Gli elementi dominanti di entrambi i segni ‘Mr. Kebab ‘e’ Mister Kebap ‘ sono al tempo stesso gli elementi distintivi che caratterizzano i due marchi. Il BoA constata che gli elementi figurativi del controverso sono le lettere che compongono la parola e che come tali sono descrittivi. Inoltre, ha evidenziato che gli elementi figurativi in entrambi i marchi non hanno carattere dominante.
Mr Kebab e Mister Kebap sono segni simili
Ai sensi sia della normativa nazionale che di quella comunitaria (per quanto riguarda il marchio comunitario), il marchio può essere escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza con il marchio anteriore e dell’identità o somiglianza del prodotto o dei servizi per i quali il nuovo marchio è stato richiesto, sussista un rischio di confusione o di associazione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. La stessa considerazione è alla base del giudizio di nullità di un marchio che invece fosse stato registrato: il nostro codice della proprietà industriale viene infatti la contraffazione di un marchio già esistente operata da terzi.
Marchi simili (caso 5) i Bong di lusso
I produttori di “Bong” di lusso devono affrontare un dilemma che riguarda il loro marchio e la contraffazione: come si fa a dire che esiste la contraffazione dei marchi di “water pipes” quando anche i bong originali e il commercio di bong è illegale secondo il diritto penale?
Proprio come la BMW e la Mercedes-Benz sono diventate, in certi ambienti, uno status symbol tra i proprietari di auto, una società tedesca di bong è diventata il punto di riferimento, il “must have” nel settore della cannabis e dei suoi accessori.
RooR, è una società con sede a Frankenthal, Germania, che produce “water pipes” esclusivi (comunemente chiamati bong) che impongono i loro prezzi sul mercato. Il marchio, che si scrive con la seconda “R” maiuscola rovesciata, è diventato simbolo della cultura dei fumatori di marijuana della classe alta.
La società, accusa certi negozi di cannabis negli Stati Uniti di cercare di rubare l’appeal del suo marchio di lusso.
La società e il suo partner americano hanno fatto causa a produttori di bong in California, Florida e New York, accusandoli di vendere prodotti contraffatti del loro marchio RooR. La società tedesca sostiene che tali vendite violano i diritti del suo marchio registrato.
“La contraffazione è un problema enorme per noi”, dice Jay Farraj, titolare della Sream Inc., e partner di RooR negli Stati Uniti.
RooR ha iniziato cause per contraffazione del suo marchio e chiede giustizia, anche se la marijuana resta illegale secondo il diritto federale. E questa è solo una delle complicanze del mercato della marijuana in generale e delle cause legali in particolare.
Il marchio RooR si riferisce al prodotto di un’azienda che commercializza e produce”bong”.
L’azienda, a differenza di altri produttori di Bong, è schierata e palesa il suo impegno per la legalizzazione della cannabis. Il sito aziendale si rivolge direttamente ed ha come obiettivo quello di creare prodotti che promuovano la cultura della cannabis.
I prodotti che violano la legge federale non possono essere protetti o cercare protezione per il loro marchio. Alison Malsbury, un avvocato di Seattle che lavora in questioni di marchio della cannabis, ha detto alla Associated Press che molte delle cause si potrebbero risolvere in via extragiudiziale considerato che né RooR né i venditori sono pronti a discutere la loro attività in un tribunale federale.
Andare in tribunale e dire sotto giuramento che quello che stai facendo è un crimine, è qualcosa che molte persone non sono disposte a fare,
ha detto alla Associated Press.
Jamie Sasson, che rappresenta il marchio RooR e la società Sream nei casi di contraffazione marchio in Florida, ha detto all’Associated Press che la società è disposta ad andare in tribunale per combattere contro i prodotti contraffatti.
Uno sguardo ai prodotti Roor mostra rapidamente il motivo per cui i venditori meno scrupolosi potrebbero voler sfruttare l’appeal del marchio. Sul suo sito web, Roor offre una sezione intitolata “filosofia” che parla dell’impegno della società ad utilizzare materiali di alto livello e di esperti artigiani che creano bong al di sopra della media. La promessa è “l’eccellenza nella smoking experience” – “Glass pipes from RooR offer a premium smoking experience”
Sul sito i prodotti sono dei più disparati: bicchieri, portaceneri, beauty case antiodore, vaporizzatori. La società ha inoltre collaborato con il rapper Cypress Hill per la creazione di un bong limited edition dal costo di circa 2.200 euro.
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