Bing Bunny e il costume di Carnevale non autorizzato: il caso del merchandising contraffatto

In questa guida:

• Il caso: chi è titolare dei diritti su Bing Bunny
• Il ricorso cautelare: cosa ha chiesto la licenziataria
• La decisione del Tribunale: inibitoria, sequestro e penali
• Fumus boni iuris e periculum in mora: i presupposti della tutela urgente
• Le lezioni pratiche per chi gestisce licenze e per chi vende merchandise

Un costume di Carnevale importato dalla Cina e venduto su Amazon come “Dolce Coniglietto” ha dato origine a una delle procedure cautelari più rapide e complete in materia di contraffazione di personaggi licenziati. Il caso Bing Bunny è istruttivo non solo per l’esito — inibitoria, sequestro e distruzione dei prodotti entro pochi giorni dalla richiesta — ma soprattutto per la precisione con cui il Tribunale ha applicato gli strumenti del Codice della Proprietà Industriale e della Legge sul Diritto d’Autore.

Il caso: chi è titolare dei diritti su Bing Bunny

Bing Bunny è una serie animata basata sui libri di Ted Dewan, trasmessa in Italia su Italia 1 nel 2015 e su Rai YoYo nel 2018. Intorno al personaggio è stato sviluppato un sistema articolato di licenze per il merchandising — tra cui costumi di Carnevale — con una società licenziataria autorizzata a commercializzare, distribuire e promuovere i prodotti ufficiali in Italia, Canton Ticino, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano.

I diritti sul personaggio si articolano su due livelli distinti. Il marchio figurativo europeo n. 018023122, registrato presso l’EUIPO, tutela il segno distintivo del personaggio nelle classi merceologiche rilevanti. Il diritto d’autore sull’opera di fantasia, ideata e creata da Alcamar Film Limited, tutela il personaggio come opera dell’ingegno ai sensi della L. 633/1941. La combinazione di queste due tutele rende la posizione del titolare particolarmente solida in caso di contraffazione.

Il ricorso cautelare: cosa ha chiesto la licenziataria

In data 6 dicembre 2019, la società licenziataria ha depositato ricorso cautelare ai sensi degli artt. 129, 130, 131 e ss. CPI, chiedendo al Tribunale di intervenire con decreto inaudita altera parte — cioè senza aspettare il contraddittorio con il resistente — per tre misure cumulative.

La prima era l’inibitoria immediata alla fabbricazione, offerta in vendita, vendita, uso e promozione pubblicitaria del costume contraffatto, in qualsiasi forma e su qualsiasi canale, incluso il commercio online.

La seconda era il ritiro dal commercio del “Costume Bing” e di ogni altro prodotto che riproducesse le caratteristiche del personaggio.

La terza era il sequestro presso la sede legale e ogni altro luogo nella disponibilità del resistente dei costumi contestati e di tutti i materiali, anche separati, che ne facessero parte.

La decisione del Tribunale: inibitoria, sequestro e penali

Il Tribunale ha accolto integralmente il ricorso con decreto del 20 dicembre 2019 — quattordici giorni dopo il deposito. Ha disposto:

L’inibitoria alla commercializzazione del costume “Dolce Coniglietto” su tutto il territorio nazionale.

Il ritiro dal commercio e la distruzione a cura e spese del resistente di tutti i costumi in contestazione.

Il sequestro sia presso la sede legale sia in ogni altro luogo nella disponibilità del resistente.

Una penale di € 100 per ogni successiva violazione accertata e di € 5.000 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’inibitoria, a decorrere dal secondo giorno successivo alla notificazione del decreto.

Fumus boni iuris e periculum in mora: i presupposti della tutela urgente

Per concedere il provvedimento cautelare, il Tribunale ha verificato i due requisiti cumulativi richiesti dalla legge.

Sul fumus boni iuris, il Tribunale ha riscontrato evidenti indizi delle condotte contraffattive: importazione dalla Cina e commercializzazione in Italia di un prodotto che riproduceva pedissequamente le caratteristiche essenziali e i colori del personaggio “Bing”, promosso anche tramite il sito web del resistente e su Amazon — tutto senza alcuna autorizzazione.

Sul periculum in mora, il Tribunale ha evidenziato tre elementi: l’attualità della commercializzazione abusiva, la difficoltà di riparare integralmente i danni economici per equivalente all’esito del giudizio di merito (sia per l’effetto confusorio sia per le ripercussioni sulla rinomanza del personaggio), e la facile occultabilità e dissimulazione delle attività promozionali online.

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Le lezioni pratiche

Per chi gestisce un brand con personaggi licenziati. Il caso Bing dimostra che la doppia tutela marchio + diritto d’autore è lo strumento più efficace contro il merchandising non autorizzato: consente di agire in via cautelare con estrema rapidità, ottenendo inibitoria e sequestro in pochi giorni, e di imporre penali giornaliere che rendono economicamente insostenibile il protrarsi della violazione. La chiave è avere la catena dei diritti — licenza, marchio registrato, titolarità dell’opera — documentata e in ordine prima che il problema si presenti.

Per chi vende merchandise con personaggi di fantasia. Importare dalla Cina e rivendere su Amazon o su un sito proprietario un prodotto che riproduce un personaggio animato noto — anche con un nome leggermente diverso, come “Dolce Coniglietto” — non è una zona grigia: è contraffazione. Il rischio non è solo il sequestro della merce, ma la distruzione a proprie spese e penali giornaliere che si accumulano dal giorno successivo alla notifica del decreto.

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In sintesi

• Il personaggio Bing Bunny è protetto da due titoli distinti e cumulativi: marchio figurativo europeo (EUIPO n. 018023122) e diritto d’autore sull’opera di fantasia — la doppia tutela rafforza significativamente la posizione del titolare in caso di contraffazione
• La procedura cautelare ex artt. 129-131 CPI consente di ottenere inibitoria, sequestro e ordine di ritiro dal commercio con decreto inaudita altera parte, senza attendere il contraddittorio: in questo caso il Tribunale ha provveduto in 14 giorni
• Le penali fissate — € 100 per ogni violazione accertata e € 5.000 per ogni giorno di ritardo — rendono economicamente insostenibile il protrarsi della condotta illecita dopo la notifica del decreto
• Il periculum in mora è stato fondato su tre elementi: attualità della commercializzazione, difficoltà di riparazione integrale del danno per equivalente, e facile occultabilità delle attività promozionali online
• Vendere su Amazon o su un sito proprietario un costume che riproduce un personaggio animato noto — anche con nome diverso — è contraffazione a tutti gli effetti, con rischio di sequestro, distruzione della merce a proprie spese e penali giornaliere

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La resistente ha importato dalla Cina e commercializzato sul territorio italiano, in qualità di produttore/importatore e rivenditore, il costume di carnevale denominato “Dolce Coniglietto” (cod.articolo 88650) che riproduceva pedissequamente le caratteristiche essenziali e i colori propri del personaggio “Bing”;  la stessa ha promosso la vendita di tale prodotto anche tramite il proprio sito web e Amazon.