Licenza esclusiva di film: cosa insegna il caso Starz contro MGM

Nel 2019, un dipendente di Starz stava navigando il catalogo di Amazon Prime Video quando ha trovato qualcosa che non avrebbe dovuto essere lì: Bill & Ted’s Excellent Adventure, un film per il quale Starz deteneva i diritti esclusivi di streaming. Ha cercato ancora. Ha trovato altri film. E altri. Alla fine, Starz ha scoperto che MGM aveva contemporaneamente concesso in licenza a terzi oltre 200 film coperti dall’accordo di esclusiva — alcuni persino sul proprio canale EPIX — mentre Starz pagava per quell’esclusiva.

Da una ricerca casuale è nata una causa da centinaia di milioni di dollari che ha ridefinito la giurisprudenza americana sulle licenze esclusive cinematografiche — e che contiene lezioni dirette per chiunque negozi contratti di distribuzione audiovisiva.

I fatti: due accordi, una violazione sistematica

Nel 2013 e nel 2015, Starz e MGM avevano stipulato accordi di licenza esclusiva che garantivano a Starz il diritto esclusivo di trasmettere film e serie televisive di proprietà MGM sui servizi della piattaforma. I contratti, del valore di 70 milioni di dollari, coprivano 585 film e 176 episodi di serie TV.

L’esclusiva significava che MGM si impegnava a non concedere quegli stessi titoli ad altri operatori durante il periodo coperto dall’accordo. La violazione era iniziata già nel 2015 — all’insaputa di Starz — con titoli licenziati simultaneamente a terzi in diretta violazione dell’accordo.

Starz ha avviato il procedimento nel maggio 2020, contestando 340 domande di violazione diretta del copyright, 340 domande di violazione contributoria e 340 domande di violazione contrattuale.

La difesa di MGM: la prescrizione come scudo

La strategia difensiva di MGM non era di negare la violazione nel merito — il numero di film concessi a terzi era oggettivamente documentato — ma di sostenere che Starz avesse perso il diritto di agire per decorso dei termini.

MGM sosteneva che Starz avrebbe dovuto presentare il ricorso entro tre anni dalla data dell’infrazione dei singoli titoli, non entro tre anni da quando Starz aveva scoperto le violazioni. Se il giudice avesse accolto questa tesi, la maggior parte delle violazioni sarebbe caduta in prescrizione.

Il Nono Circuito ha invece confermato l’applicazione della “discovery rule” — la regola secondo cui il termine di prescrizione decorre non dalla data della violazione, ma dalla data in cui il danneggiato ha scoperto o avrebbe ragionevolmente dovuto scoprire la violazione.

Il principio è rilevante: chi viola sistematicamente una clausola contrattuale in modo silenzioso e non immediatamente rilevabile non può poi beneficiare della prescrizione come se il comportamento fosse stato trasparente.

L’esito: settlement nel 2022

MGM ha raggiunto un accordo transattivo con Starz nell’ottobre 2022, dopo che il Nono Circuito aveva definitivamente rigettato la difesa sulla prescrizione. I termini economici non sono stati resi pubblici.

Il fatto che MGM abbia scelto di transigere dopo la sconfitta sul punto della prescrizione è significativo: con quella difesa caduta, l’esposizione economica per le 340 violazioni documentate sarebbe stata potenzialmente enorme. Il settlement è arrivato prima che si arrivasse a quantificare il danno in giudizio.

Le lezioni pratiche per chi negozia contratti di distribuzione

Il caso Starz/MGM non riguarda solo il mercato americano della pay TV. I principi che illustra si applicano a qualsiasi contratto di licenza esclusiva su contenuti audiovisivi — inclusi quelli regolati dalla legge italiana.

1. La clausola di esclusiva deve essere precisa e verificabile

Un’esclusiva generica — “MGM non concederà i film ad altri” — è meno efficace di una clausola che definisce:

• L’elenco preciso dei titoli coperti (in allegato contrattuale aggiornabile)
• Le finestre temporali di esclusiva per ciascun titolo
• Le piattaforme e i canali di distribuzione esclusi
• Il territorio geografico dell’esclusiva
• Le eccezioni ammesse (se ve ne sono)

Nel caso Starz, l’accordo copriva 585 film — un numero che rende indispensabile un allegato analitico aggiornato, non una clausola generica che faccia riferimento all'”intera library MGM”.

2. Il diritto di audit è essenziale

Starz ha scoperto la violazione per caso, grazie a un dipendente che navigava Amazon. Non esisteva un meccanismo contrattuale di monitoraggio. La violazione era in corso dal 2015 — quattro anni prima della scoperta.

Un contratto di licenza esclusiva dovrebbe includere:

• Il diritto del licenziatario di richiedere periodicamente la lista delle piattaforme su cui i titoli sono effettivamente disponibili
• L’obbligo del licenziante di notificare immediatamente qualsiasi nuova distribuzione dei titoli oggetto di esclusiva
• Il diritto di audit sui registri di distribuzione del licenziante in caso di contestazione

3. Le conseguenze della violazione devono essere pre-determinate

Quando MGM ha ammesso la violazione di oltre 136 film e 108 episodi televisivi, la disputa principale era diventata: quanto vale il danno? Starz chiedeva la restituzione dei profitti, il danno all’immagine, la perdita di avviamento. MGM contestava la quantificazione.

Una clausola di penale predeterminata — che fissa un importo per ogni titolo distribuito in violazione dell’esclusiva durante il periodo protetto — elimina questa incertezza. Non richiede di dimostrare il danno specifico subito: la violazione stessa attiva la penale.

Nel diritto italiano la clausola penale è disciplinata dagli artt. 1382-1384 c.c. Il giudice può ridurla se manifestamente eccessiva, ma la sua esistenza nel contratto semplifica enormemente la posizione del licenziatario in caso di violazione.

4. Il patto di buona fede ha equivalenti nel diritto italiano

Starz ha agito anche per violazione del “patto di buona fede e correttezza” — un principio del diritto americano (good faith and fair dealing) che impone alle parti di non ostacolare l’adempimento delle obbligazioni altrui.

Nel diritto italiano il principio equivalente è l’obbligo di buona fede nell’esecuzione del contratto, sancito dall’art. 1375 c.c. Chi viola sistematicamente un’esclusiva continuando a incassare il corrispettivo contrattuale mentre concede gli stessi diritti a terzi sta violando la buona fede contrattuale — e questa violazione può essere azionata in modo autonomo rispetto alla violazione delle singole clausole specifiche.

5. La scoperta tardiva non preclude l’azione in Italia

Il principio della “discovery rule” applicata dal Nono Circuito — il termine di prescrizione decorre dalla scoperta, non dalla data della violazione — ha un equivalente nel diritto italiano.

L’art. 2935 c.c. stabilisce che la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Per le violazioni occulte — come la concessione di licenze in conflitto con un’esclusiva, operata senza comunicazione al licenziatario — la giurisprudenza italiana ha riconosciuto che il termine decorre dalla scoperta della violazione, non dal momento in cui essa è avvenuta.

Come proteggersi: la clausola di esclusiva nei contratti di distribuzione italiani

Un contratto di licenza esclusiva su contenuti audiovisivi redatto secondo la prassi italiana dovrebbe includere:

Oggetto preciso. Elenco analitico dei titoli in allegato, con data di aggiornamento. Per le library in continua evoluzione, prevedere un meccanismo di aggiornamento semestrale dell’allegato con comunicazione scritta tra le parti.

Definizione delle finestre. Per ciascun titolo o categoria di titoli: data di inizio dell’esclusiva, durata, finestre per diversi tipi di distribuzione (theatrical, pay TV, free TV, VOD, streaming, home video).

Obbligo di notifica. Il licenziante deve notificare al licenziatario qualsiasi nuova concessione di diritti su titoli coperti dall’accordo, anche se ritiene che non ricada nell’esclusiva. La notifica preventiva evita le violazioni per errore interpretativo.

Diritto di audit. Il licenziatario ha il diritto di richiedere, con preavviso ragionevole, l’accesso ai registri di distribuzione del licenziante per i titoli coperti dall’accordo.

Clausola penale. Per ogni titolo distribuito in violazione dell’esclusiva durante il periodo protetto, il licenziante è tenuto al pagamento di una penale predeterminata, fermo restando il diritto del licenziatario al risarcimento del danno ulteriore.

Risoluzione immediata. La violazione dell’esclusiva su un numero significativo di titoli (da definire contrattualmente) costituisce inadempimento grave che legittima la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1455 c.c., con effetto immediato e senza obbligo di preavviso.

→ Leggi anche: Il contratto di distribuzione cinematografica → Leggi anche: Catena dei diritti cinematografici (chain of title) → Leggi anche: Violazione copyright — come accertarla e cosa fare

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