La procedura di riassegnazione di un nome a dominio può portare a dover trasferire al ricorrente il dominio registrato da altri senza titolo o in mala fede. Il fenomeno del domain grabbing — la registrazione opportunistica di domini corrispondenti a marchi altrui — è oggi contrastato sia dalla procedura amministrativa della Registration Authority italiana sia dall’autorità giudiziaria, con un quadro giurisprudenziale sempre più preciso sui criteri di mala fede e sulla tutela extra-merceologica dei marchi rinomati.
→ Per il rapporto tra nome a dominio e marchio prima della contestazione: Nome a dominio e marchio
I tre presupposti per la riassegnazione dominio
I presupposti per ottenere il trasferimento di un nome a dominio sono tre, cumulativi e non alternativi.
1. Identità o confondibilità col marchio del ricorrente. Il nome a dominio contestato deve essere identico o tale da indurre confusione rispetto a un marchio, un segno distintivo aziendale, un nome e cognome su cui il ricorrente vanta diritti.
2. Assenza di diritto o titolo dell’assegnatario. L’assegnatario non deve avere alcun titolo legittimo sul nome a dominio. Sarà però ritenuto avente diritto se, prima di avere notizia della contestazione, ha usato o si era preparato ad usare nel commercio il nome di dominio; se è conosciuto con quel nome anche senza marchio registrato; o se sta facendo un legittimo uso non commerciale del dominio, senza intento di sviare la clientela o violare il marchio altrui.
3. Registrazione e uso in mala fede. Il dominio deve essere stato registrato e usato in mala fede. La prova può essere positiva o negativa — vedi la sezione dedicata.
La registrazione in mala fede: criteri e prove
Esistono quattro serie di circostanze che costituiscono prova della mala fede nella registrazione di un nome a dominio:
- l’intento di registrare il dominio con lo scopo primario di rivenderlo al titolare del marchio o a un suo concorrente a un prezzo superiore ai costi ragionevolmente sostenuti per la registrazione e il mantenimento
- l’intento di impedire al titolare del marchio identico di registrarlo in proprio, in presenza di un rapporto di concorrenza
- l’intento di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare il nome altrui
- l’intento di attrarre utenti a scopo di profitto, creando confusione col marchio del ricorrente
La Cassazione (n. 5866/2024) ha ulteriormente precisato che la mala fede può essere dedotta dalle circostanze oggettive e dalla condotta del registrante: dal ruolo rivestito nell’ecosistema dei domain trader, dalla conoscenza che aveva dell’uso del segno anteriore, dalle relazioni contrattuali o precontrattuali con il titolare del marchio, e più in generale da tutte le situazioni di conflitto d’interessi in cui il registrante si trovava ad operare.
In questa prospettiva, la mala fede non richiede necessariamente la prova di un’intenzione soggettiva disonesta: è sufficiente che le circostanze oggettive — come la registrazione sistematica di migliaia di domini, la prolungata inattività del sito, o l’uso del portale solo per catturare traffico pubblicitario — siano sintomatiche di un comportamento opportunistico.
Marchio rinomato e tutela extra-merceologica
L’art. 22 CPI disciplina il rapporto tra marchi e segni distintivi atipici (inclusi i nomi a dominio) su due livelli.
Il comma 1 vieta l’uso come nome a dominio di un segno uguale o simile a un marchio altrui quando, per identità o affinità tra le attività, possa determinarsi un rischio di confusione o associazione.
Il comma 2 — la norma più rilevante per il domain grabbing — estende il divieto ai marchi rinomati: anche senza concorrenza tra le parti, è vietato usare come nome a dominio un segno uguale o simile a un marchio rinomato, se l’uso senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dalla rinomanza del marchio o le reca pregiudizio.
L’art. 118, comma 6 CPI prevede lo strumento specifico: la registrazione di un nome a dominio aziendale concessa in violazione dell’art. 22 o richiesta in mala fede può essere, su domanda dell’avente diritto, revocata oppure trasferita dall’autorità di registrazione.
Qualora il marchio sia rinomato, l’area merceologica di tutela del titolare si amplia notevolmente — in misura pari alla rinomanza del marchio e al suo contenuto comunicazionale. Non è necessario che le parti operino nello stesso settore: la semplice registrazione opportunistica di un dominio corrispondente a un marchio rinomato, con sfruttamento del traffico generato dalla notorietà del segno, è sufficiente a configurare l’illecito.
La procedura di riassegnazione in Italia
La procedura di riassegnazione nomi a dominio nasce per contrastare il fenomeno del cybersquatting. Per i domini .it, la Registration Authority italiana è NIC.it, mentre le procedure di riassegnazione sono gestite dalla Camera Arbitrale di Milano.
Specifiche della procedura italiana:
- Tutela del diritto al nome: nelle procedure italiane è tutelato anche il diritto al nome della persona fisica, non solo il marchio
- Solo riassegnazione: non è possibile chiedere la mera cancellazione del dominio — bisogna sempre chiederne la riassegnazione a proprio favore
- Onere probatorio: il resistente deve provare il proprio diritto al nome a dominio
- Legittimazione attiva: solo chi può registrare domini .it è legittimato ad avviare la procedura
Per le contestazioni riguardanti nomi a dominio con estensioni diverse dal .it, è competente l’OMPI/WIPO. In alternativa alla procedura amministrativa, è sempre possibile ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria — che consente anche di chiedere il risarcimento del danno e l’inibitoria.
Riassegnazione e casi di conflitto
Partendo dall’ipotesi più frequente — marchio registrato anteriore e nome a dominio uguale o simile ottenuto successivamente da terzi — si possono distinguere diversi scenari.
Imprese non concorrenti senza marchio rinomato: il titolare del marchio non potrà in alcun modo impedire all’altra impresa di utilizzare il nome a dominio assegnatole, se non con un’azione civilistica di abuso del diritto. La tutela dell’art. 22 CPI si applica solo in presenza di rischio di confusione o di rinomanza.
Concorrenza merceologica ma non territoriale: poiché la rete non distingue in base al criterio territoriale, il secondo arrivato — anche se titolare di marchio anteriore — dovrà chiedere alla Registration Authority un dominio leggermente modificato.
Concorrenza sia merceologica sia territoriale: il primo arrivato ottiene il dominio, ma l’altro può promuovere la procedura di riassegnazione o una causa civile per ottenere il trasferimento. Il dominio sarà assegnato a chi verrà riconosciuto come avente diritto sul segno distintivo corrispondente.
Marchio rinomato: la tutela si estende a qualsiasi settore merceologico, in misura proporzionale alla rinomanza del marchio. La mera registrazione senza uso genuino del dominio non è però sanzionabile in sé — rileva quando si accompagna a indici di mala fede o di sfruttamento parassitario della notorietà altrui.
La giurisprudenza recente: mala fede e marchio rinomato
Negli ultimi anni la giurisprudenza italiana ha precisato con crescente dettaglio i confini della mala fede nel domain grabbing e la portata della tutela extra-merceologica dei marchi rinomati. Tre pronunce in particolare sono diventate riferimenti stabili.
Caso Grazia/grazia.net — Cassazione n. 4721/2020
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4721 del 21 febbraio 2020, ha affermato il principio che la registrazione di un nome a dominio che riproduca o contenga il marchio altrui integra contraffazione del marchio. Nel caso specifico, il dominio “grazia.net” era stato registrato da un soggetto terzo in presenza del marchio rinomato “Grazia” di Mondadori, presente come testata editoriale dal 1940. La Cassazione ha confermato la mala fede del registrante — elemento impeditivo della convalidazione del domain name — rilevando l’agganciamento al marchio rinomato e la conoscibilità del segno anteriore al momento della registrazione.
Il principio affermato: la registrazione di un dominio che riproduce un marchio altrui permette di ricollegare l’attività a quella del titolare del marchio, sfruttandone la notorietà e traendone un indebito vantaggio. Per questa ragione, solo il titolare di un marchio registrato può legittimamente usarlo come nome a dominio.
Caso corny.it — Tribunale di Roma n. 14964/2025
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14964 del 28 ottobre 2025, ha affrontato un caso di domain grabbing particolarmente rilevante per l’applicazione della tutela extra-merceologica. Il dominio “corny.it” era stato registrato da una società che sosteneva di non essere in concorrenza diretta con il titolare del marchio “CORNY” — un marchio rinomato nel settore alimentare.
Il Tribunale ha accolto le domande riconvenzionali del titolare del marchio, accertando:
- la rinomanza del marchio “CORNY”, valorizzando l’uso intenso e protratto nel tempo, gli investimenti pubblicitari e la significativa presenza sul mercato italiano ed europeo
- che la tutela extra-merceologica dei marchi rinomati (art. 22, comma 2 CPI) si applica anche in assenza di concorrenza diretta tra le parti
- che la mala fede si valuta considerando il contesto complessivo della registrazione — incluse la conoscenza del marchio altrui, l’assenza di un interesse legittimo del registrante, e l’utilizzo del dominio in modo idoneo a trarre vantaggio dalla notorietà del segno
- che le modalità di utilizzo del dominio — parcheggio, offerta in vendita, sviamento del traffico — erano sufficienti a configurare l’illecito, a prescindere dall’esistenza di un rapporto concorrenziale
La sentenza chiarisce che la tutela extra-merceologica del marchio rinomato tutela il titolare da qualsiasi forma di sfruttamento economico della notorietà del marchio — inclusi il parking, il pay-per-click e l’offerta in vendita del domain name. Non è necessario dimostrare un danno concreto già verificato: è sufficiente la potenzialità del pregiudizio.
L’articolo pubblico sulla sentenza corny.it è disponibile su Diritto dell’Informatica.
→ Approfondimento: Come registrare e tutelare un marchio in Italia
→ Approfondimento: Marchi rinomati e tutela extra-merceologica: il caso Lamborghini
Domande frequenti
Cos’è il domain grabbing e quando è illecito?
La registrazione di un dominio corrispondente al marchio altrui con intento speculativo o per sfruttarne la notorietà. È illecita quando avviene in mala fede e il dominio è identico o confondibile con un marchio su cui un terzo vanta diritti (art. 22 CPI). Il titolare può chiedere la riassegnazione ai sensi dell’art. 118, comma 6 CPI.
Quali sono i tre presupposti per la riassegnazione?
I presupposti sono cumulativi: (1) identità o confondibilità del dominio col marchio del ricorrente; (2) assenza di diritto o titolo legittimo dell’assegnatario; (3) registrazione e uso in mala fede.
Come si prova la mala fede?
Si deduce dalle circostanze oggettive: attività sistematica di parcheggio domini, prolungata inattività del sito, uso del portale per raccogliere traffico o dati sfruttando la notorietà del marchio altrui, offerta in vendita del dominio a prezzo superiore ai costi di registrazione. La Cassazione n. 5866/2024 ha precisato i criteri rilevanti.
Un marchio rinomato è tutelato anche fuori dal suo settore?
Sì — l’art. 22, comma 2 CPI estende la tutela extra-merceologica ai marchi rinomati: il divieto si applica anche in assenza di concorrenza tra le parti, se l’uso del segno consente di trarre vantaggio dalla rinomanza del marchio o le reca pregiudizio. Confermato dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 14964/2025 sul caso corny.it e dalla Cassazione n. 4721/2020 nel caso Grazia/grazia.net.
Qual è la differenza tra procedura arbitrale e ricorso al giudice?
La procedura davanti alla Camera Arbitrale di Milano (per i domini .it) è più rapida ma consente solo la riassegnazione del dominio. Il ricorso al Tribunale permette anche risarcimento del danno e inibitoria. Le due vie non si escludono — la decisione arbitrale sfavorevole può essere impugnata davanti al Tribunale, come avvenuto nel caso iren.it.
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